בהחלטה תקדימית שניתנה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב על ידי כב´ השופט ד"ר עמירם בנימיני, נקבע כי לא ניתן יהיה לעקוף את הכלל לפיו תביעת הפרה של פטנט תוגש רק לאחר קבלתו, באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט.

בתביעה בעניין Merck & Co. Inc. נ´ טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ניתנה על ידי כב´ השופט בנימיני החלטה בבקשה לסעדים זמניים שהגישה Merck בטענה שחברת טבע משווקת תרופה עליה הגישה Merck בקשה לפטנט בישראל.

בנסיבות המקרה, הסכים זה מכבר רשם הפטנטים להעניק את הפטנט ל-Merck, אבל חברות טבע ואוניפארם הגישו התנגדות בפני רשם הפטנטים למתן הפטנט, וכך עוכבה הענקת הפטנט עד לאחר הכרעה בהתנגדות.

במקביל, התנגדה טבע לקבלת הפטנט על ידי אוניפארם במדינות נוספות, וטענותיה התקבלו באנגליה, באירופה, באוסטרליה ובארה"ב. בכל אותם מקומות, פסקו בתי המשפט כי אין מקום למתן פטנט על התרופה נשוא הפטנט מנימוקים של העדר חדשנות, העדר התקדמות המצאתית, ובשל היותה של ההמצאה "תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם". 

המבקשות טענו כי גם אם ההמצאה אינה כשירת פטנט, מדובר בהמצאה שהמבקשות השקיעו בפיתוחה כסף ומשאבים רבים, ונטילתה על ידי המשיבות, תוך הסתמכות על תיק רישום התרופה במשרד הבריאות מהווה עשיית עושר ולא במשפט.

עוד טענו המבקשות כי ההסדר בחוק הפטנטים, המאפשר לעכב קבלתה של בקשת פטנט באמצעות הגשת התנגדויות הוא הסדר בלתי מספק, ומאפשר לחברות מתחרות להתחרות באופן בלתי הוגן בחברה אשר הגישה את בקשת הפטנט.

מנגד, טענו המשיבות כי הלכת א.ש.י.ר קובעת, אמנם, כעיקרון, כי חוקי הקניין הרוחני אינם מהווים הסדר שלילי המונע את תחולת דיני עשיית עושר ולא במשפט, אך הלכה זו אינה מתייחסת להסדרים ספציפיים בחוק הפטנטים, כגון ההסדר אשר אינו מאפשר להגיש תביעה טרם קבלת הפטנט. עוד טענו המשיבות כי אין אף מדינה בעולם המאפשרת לקבל הגנה על בקשת פטנט.

כב´ השופט קבע כי:

"הרעיון העומד בבסיס הבקשה, דהיינו: כי ניתן לאסור על מתחרים לנצל אמצאה נשוא בקשה לפטנט בטרם ניתן הפטנט – הוא זר לחלוטין לשיטת הפטנטים, ולא רק בישראל".

בית המשפט קבע כי אין הצדקה למנוע ממתחרים לנצל את האמצאה כל עוד לא נקבע שהיא כשירת פטנט באופן המצדיק מתן מונופולין לבעליה.

בית המשפט אף המליץ למבקשות למחוק את תובענותיהן.