למעלה מעשור חלף מאז הביא משרד רשם הפטנטים האמריקאי (ה-USPTO) לעולם את הליך "בקשת הפטנט הזמנית" הקרויה גם Provisional Patent Application ("PPA") או בקשת פטנט פרוביזורית.
מטרת ההליך הייתה לעודד יזמים להשתמש בבקשה זו כמכשיר לתפיסת תאריך, בעלות נמוכה ובהליך פשוט יחסית, ובכך, לאפשר ליזמים המעוניינים להקדים את בחינת הפוטנציאל העסקי של המצאתם לרישום בקשת פטנט מלאה, הכרוכה בעלויות ניכרות.
בעוד שבחלקים מן העולם (למשל, באירופה) המשיכו רובם המוחלט של היזמים להגיש בקשות פטנטים מלאות, בארה"ב עצמה ובמדינות רבות נוספות (וביניהן, בישראל), הפכה הגשת הבקשה לפופולארית מאוד, וכיום, אחוזים ניכרים מן הבקשות המוגשות כבקשות בכורה באותן מדינות הן בקשות פרוביזוריות.
הגם שבקשת הפטנט הפרוביזורית יועדה, ככל הנראה, להיכתב על ידי הממציא עצמו, וכך הליך זה נתפס עד היום עד ידי ממציאים רבים, החלו כבר בשנים הראשונות מומחים בקהילייה המשפטית לפקפק בכך שבקשה פרוביזורית אשר אינה ערוכה באופן מקיף ומפורט ובהתאם לכללי הניסוח הנהוגים לגבי בקשות פטנטים (ובפרט, בקשה פרוביזורית שאיננה כוללת את פרק ה"תביעות"), תוכל אמנם לשמש כבקשת בכורה לבקשת פטנט מלאה מאוחרת יותר, הערוכה באופן מקצועי.
חששות אלה הפכו להלכה ברורה עם מתן החלטתו של בית המשפט הפדראלי של מחוז וושינגטון בארה"ב, בהחלטה בעניין New Railhead MFG, LLC v. Vermeer Mfg. Co. חברת New Railhead הגישה בקשה לרישום פטנט על המצאת מקדח לקדיחה אופקית בסלע. כאשר המתחרים החלו להשתמש במקדחים דומים תבעה אותם החברה. החברה הפסידה משום שהבקשה המלאה לרישום הפטנט הכילה מאפיין שלא פורט כראוי בבקשה הפרוביזורית שקדמה לבקשה המלאה. הבקשה הפרוביזורית נזרקה לצד ועימה גם תאריך הבכורה. לאור איבוד תאריך הבכורה ומאחר והמקדח נמכר יותר משנה לפני רישום הבקשה המלאה איבדה החברה את הפטנט.
חשוב לזכור כי מקרה זה התעורר בארה"ב עצמה, בה הומצאה השיטה הפרוביזורית ואשר בה ניתן היה לצפות כי בתי המשפט יגלו את הסבלנות המרבית לשיטה זו. באירופה, אשר מרבית ממציאיה טרם אימצו את השיטה, יש להניח בבטחה כי בתי המשפט יגלו פרשנות מצמצמת עוד יותר. יחד עם זאת, בעניין זה טרם התבססה הלכה ברורה, כנראה לאור מיעוט הבקשות הפרוביזוריות המוגשות באירופה.
פגיעה קשה נוספת ספג הליך הבקשה הפרוביזורית לאחרונה, עם מתן פסק הדין בעניין KSR International Co., V. Teleflex,, Inc. 04-1350 (April 30, 2007), 82 USPQ2d 1385 (74 PTCJ 5). פסק דין זה לא עסק כלל בבקשות פרוביזוריות אלא בשאלה מהי המצאה המובנת מאליה. בעקבות פסק דין זה, ניתן שיקול דעת רחב בהרבה לבוחני הפטנטים לקבוע כי המצאה מסוימת היא מובנת מאליה.
מפסק הדין בעניין KSR אנו למדים כי יש לנסח בזהירות יתרה את ההבדלים בין הידע הקודם הקיים בתחום (Prior Art ) לבין יתרונותיה של ההמצאה החדשה.
ניסוח שאינו זהיר עלול להביא את בוחן הפטנטים האמריקאי לקביעה כי ההמצאה, לאור אופן הצגת ה Prior Art, היא מובנת מאליה (Obvious). כך, גם אי ניסוחן של תביעות מפורטות כבר בבקשת הבכורה עלול להביא לטענה מאוחרת כי תביעות אלה אינן מתבססות כראוי על פירוט ההמצאה, ולפיכך, כי ההמצאה מובנת מאליה ואינה ראויה לפטנט.
לסיכום, פסק הדין בעניין KSR, המצטרף לפסיקה הקודמת בעניין New Railhead, הגדיל באופן משמעותי את הסיכון בהסתמכות על בקשה פרוביזורית כבקשת בכורה. התפיסה אשר השתרשה זה מכבר בקרב חוגים רחבים בשוק, הרואה בעלות הנמוכה חזות הכל ודוגלת בהגשת בקשות פרוביזוריות כבקשות בכורה עלולה להתברר כמקסם שווא, ובקשות פטנט אשר הושקעו בהן זמן ומאמצים עלולות להתברר כחסרות תועלת. כך, אין עוד תחליף ראוי לבקשת פטנט מלאה המנוסחת בהתאם לכללים (לרבות יישום המסקנות מההחלטה בעניין KSR).
בנסיבות אלה, אנו סבורים כי נכון יהיה להסתמך על בקשה פרוביזורית כבקשת בכורה אך ורק אם הבקשה מנוסחת כבקשה מלאה ומוגשת כבקשה זמנית לצורך החיסכון באגרות או במקרים חריגים בהם הגשת בקשה פרוביזורית היא תחליף לאי-הגשה של בקשת פטנט כלל. זאת ועוד, גם במקרים בהם מוגשת בקשה פרוביזורית, ראוי שתהיה מנוסחת באופן מקצועי, תוך כדי יישום המסקנות מההחלטה בעניין KSR. ניסוח בקשה באופן זה תקרב את עלותה לעלות הבקשה המלאה ותעמיד, ממילא, בספק את כדאיותה.
