בהחלטה בע"א 4116/06 Gateway Inc. נ´ פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, נדונה התנגדות לסימן מסחרי אותו הגישה המשיבה לרישום בשם Gatewave. בית המשפט העליון דן בערעור על החלטת פוסק בקניין רוחני, אשר החליט להתיר את רישום הסימן חרף קיומו של סימן מסחרי רשום של המערערת ששמו Gateway 2000.

תוך כדי ההחלטה, דן בית המשפט העליון ב-3 סוגיות משפטיות חשובות, והכריע בהן כדלקמן:

א. האם יש להתייחס לסימני מסחר חדשים שנרשמו על ידי בעלת סימן תוך כדי הליך התנגדות לסימן מתחרה?

בית המשפט העליון קבע כי האופן לבחינת סימני מסחר מתחרים כשבעלת סימן אשר התנגדה לסימן אחר רשמה, בינתיים, סימנים חדשים (בתום לב, אך מבלי שהודיעה לרשם):

1. השוואת הסימן הרשום לסימן המתנגדת.
2. אם הסימן של המתנגדת מטעה, ניתן להותיר את רישום הסימנים החדשים של בעלת הסימן.
3. אם הסימן של המתנגדת כשיר, יש להשוותו לסימנים החדשים.

ב. היקף ההגנה של סימן מתאר או גנרי, לפני ולאחר הרישום:

המערערת טענה כי מרגע שנרשם סימן אשר יש בו מידה של תיאוריות, הוא זכאי ליהנות מהגנה ככל סימן אחר. בית המשפט קבע כי גם לאחר רישום הסימן המסחרי בפנקס, יזכה סימן מסחר מתאר להגנה פחותה מסימן מסחר מסוג אחר.

בענייננו, נקבע לגבי סימן Gateway בהקשר של תוכנה, שבגלל ש-Gateway הוא מונח מתאר בתוכנה, יוכשר שימוש בסימן גם עם שינויים קלים.

ג. האם לצורך עריכת המבחן המשולב יש להתבסס על הפרטים המופיעים בפנקס או שמא די להתבסס על מצב הדברים בפועל?

המבחן המשולב הוא המבחן בו עושים בית המשפט או הרשם שימוש כדי לבחון האם ישנו חשש להטעיית צרכנים.

נקבע כי נקודת המוצא היא כי מתחם הפעילות של המערערת ושל המשיבה נקבע על פי הפירוט שבפנקס ולא על פי מצב הדברים בפועל. יחד עם זאת, נקבע אף כי יש ליתן משקל למצב הדברים בפועל. הפנקס מונה רשימה טכנית אשר לרוב אינה משקפת היטב את אופי השימוש בסימן המסחר כפי שזה מוכר לצרכן. על כן ראוי לשקלל לצד הרישום בפנקס גם את השימוש בפועל תוך לקיחה בחשבון את המרווח העתידי שמותיר ומתיר הרישום בפנקס.