בפני כב´ רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר

ד"ר מאיר נועם

בקשה לביטול מדגם

מס´ 41669

המבקשת ביטול:

קבוצת אלון בע"מ

על ידי ב"כ עו"ד פרזנטי ואח´

בעל המדגם:

מר ישראל פרימו

על ידי ב"כ עו"ד אמנון ימר

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לביטול מדגם מס´ 41669. מר ישראל פרימו (להלן: "בעל המדגם") הגיש את בקשתו לרישום המדגם ביום 28.11.2005 עבור מיכל המיועד לאיסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור. המדגם נרשם ביום 28.6.2006. משחלפו שנתיים מתאריך רישומו, דהיינו, ביום 28.11.2007 המדגם נפתח לעיון גם למי שאינו בעליו לפי סעיף 35 לפקודת הפטנטים והמדגמים (להלן: "הפקודה"). המיכל נראה כך:
ביום 13.12.2006 הגישה קבוצת אלון בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול") בקשה לביטול המדגם. בבקשת הביטול נטען כי המדגם פורסם ברבים לפני תאריך רישומו וזאת באמצעות טופס הזמנת עבודה ששלח בעל המדגם לעירית רחובות. טענה נוספת שהעלתה מבקשת הביטול הינה כי המדגם אינו כשיר לרישום שכן הבעלות במדגם אינה בידי בעל המדגם הרשום אלא בידי עירית רחובות וכי המדגם אינו כשיר להירשם כמדגם שכן אין בו כל ייחודיות.
בכתב הטענות שהוגש על ידי בעל המדגם ביום 31.12.2006, טען בעל המדגם כדלקמן:

א. הבקשה לביטול המדגם הוגשה בשיהוי ניכר, למעלה מחצי שנה לאחר רישום המדגם בפנקס ולאחר שבעל המדגם פנה למבקשת הביטול בדרישה להפסיק את הפרת מדגמו כבר ביום 21.5.2006.

ב. המדגם לא פורסם בפומבי. הצעת המחיר הועברה לעירית רחובות כהצעה פרטית ונרשם על גביה "כל הזכויות שמורות". ההצעה נשמרה בסודיות בידי נציג העיריה. המדגם הוצב בעיריה רק לאחר תאריך רישומו ביום 5.12.2005.

ג. אין לרשם סמכות לדון בשאלת הבעלות במדגם לפי סעיף 30(1) לפקודה. המדגם הנדון הינו חדשני בעיצובו ועל כן ראוי היה לרשמו כמדגם.

מטעם מבקשת הביטול הוגש תצהירו של מר עדי שביט, מנכ"ל מבקשת הביטול במועד מתן התצהיר. מכיוון שעד זה לא התייצב להיחקר חקירה שכנגד על תצהירו, הרי שאין כל משקל ממשי לצהירו.
בעל המדגם, מר ישראל פרימו, הגיש תצהיר מטעמו, שתוכנו כדלקמן:

א. מר פרימו הינו המתכנן והיוצר של המתקן נשוא המדגם. המתקן, לטענתו, הינו חדשני ומקורי ואינו דומה למתקן שקדם לו.

ב. המתקן הוזמן על ידי מר הרצל רבא מעירית רחובות. מר פרימו עיצב את המוצר והעביר את התרשים למר רבא כהצעה פרטית תוך הדגשת סודיות התרשים. על גבי ההצעה הוטבע הסמל המסחרי של מר פרימו והכיתוב "כל הזכויות שמורות". ההצעה הועברה לעיריה ביום 23.8.05.

ג. התרשים אכן נשמר על ידי מר רבא ולא הופץ לאחרים.

ד. המתקן הוצב בפומבי לציבור הרחבר ביום 7.12.05 ותוקף רישום המדגם מיום 28.11.05, לפיכך לא פורסם המדגם ברבים.

ה. בין מר פרימו למר רבא סוכם כי העיריה תשא במחצית מעלויות היצור והחומר של אב הטיפוס מתוך ציפיה שהעיריה תזמין מתקנים רבים בהמשך.

ו. ייתכן כי עירית רחובות ביקשה ממבקשת הביטול הצעת מחיר לייצור המתקן.

מר פרימו נחקר חקירה שכנגד על תצהירו במועד הדיון בפני ביום 26.12.2007. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב, מבקשת הביטול ביום 14.2.2008 ובעל המדגם ביום 28.2.2008.

תמצית טענות מבקשת הביטול כפי שבאו לידי ביטוי בסיכומיה:

לטענת מבקשת הביטול, הסקיצה של המתקן שנשלחה למר רבא לפני רישום המדגם מהווה פרסום קודם. הסימון על גבי הסקיצה © אינו בא להבטיח סודיות אלא מסמל יצירה המוגנת בזכויות יוצרים. סימול זה אינו יכול לסייע לבעל המדגם משום שהוא חל בדיני זכויות יוצרים ולא על מוצרים שנועדו לייצור תעשייתי או המוני.
עוד טוענת מבקשת הביטול, כי בעל המדגם לא הדגיש בפני מר רבא את נושא הסודיות וכי הסקיצה מועברת לידיו הנאמנות, ועל כן תמוהה צפייתו של בעל המדגם לסודיות. בנוסף, ניתן להסיק מעדותו של בעל המדגם כי ציפה שהעיריה תערוך מכרז לצורך ייצור המתקן.
ממשיכה וטוענת מבקשת הביטול, כי מר רבא לא היה מחויב לשמור על סודיות ועל כן חשיפת המתקן לעיניו מהווה פרסום קודם.
כן לטענת מבקשת הביטול, יש להקיש לעניין הפרסום במדגמים מפרסום בפטנטים שם נקבע כי חשיפת המצאה אפילו באופן מצומצם הנושא אופי עסקי ולו בעקיפין שולל את חדשנותה ומהווה פרסום.
עוד טוענת מבקשת הביטול, במועד חשיפתו למדגם, היה מר רבא לקוח פוטנציאלי בלבד. המתקן הוגש לרישום כמדגם רק לאחר שהבשיל המו"מ לכלל הסכם. לפיכך החשיפה לסקיצה פוגמת בחדשנותה.
כן טוענת מבקשת הביטול, כי על פי הפרסום של בעל המדגם עצמו, הסדנא בה הוצב אב הטיפוס הייתה פתוחה לציבור.
מוסיפה וטוענת מבקשת הביטול באנלוגיה מדיני הפטנטים, כי בעל המדגם אינו עומד באף אחד מן החריגים לפרסום השולל חידוש, הכלולים בסעיף 6 לחוק הפטנטים, תשכ"ז – 1965, שכן טיב היחסים בין בעל המדגם לנציג העיריה היה מסחרי.
עוד טוענת מבקשת הביטול, לעניין הפומביות שבפרסום יש להקיש מדיני זכויות יוצרים לעניין דיני המדגמים. המסקנה העולה מן ההיקש הינה כי די בכך שהמדגם מוצג אף בפני קהל סגור מהווה פרסום פומבי. בענייננו הועברה הסקיצה באמצעות הפקס לעיריית רחובות שאינה מתחם סגור וסודי ולפיכך מהווה הסקיצה פרסום פומבי. על גבי הפקס לא נרשמה הערה כלשהי ממנה ניתן היה להבין שבעל המדגם מצפה לסודיות, כגון "לעיניך בלבד" או ביטוי דומה לכך.

תמצית טענות בעל המדגם, כפי שהובאו בסיכומים מטעמו:

ראשית טוען בעל המדגם כי הבקשה לביטול הוגשה בחוסר תום לב ובשיהוי וזאת כאמצעי מיקוח בעקבות הגשת התובענה נגדה לבית המשפט המחוזי בגין הפרת המדגם.
כן טוען בעל המדגם, כי התרשים שהועבר למר רבא על ידי בעל המדגם אינו מהווה פרסום קודם שכן הועבר לעיניו בלבד ומר רבא שמר על סודיות כנדרש.
בנוסף טוען בעל המדגם, כי הפרסום הפומבי אשר שולל חידוש הינו פרסום ברבים בדרך של ברושורים או באמצעי התקשורת או בדרך של שימוש קודם, באופן שיש לציבור גישה לפרסום. הסקיצה הנדונה בתיק זה הועברה כהצעה פרטית בלבד. לעניין העובדות בתיק אין תצהיר נגדי מטעם מבקשת הביטול, הסותר את תצהירו של בעל המדגם.
ממשיך וטוען בעל המדגם, כי קיומו של פרסום קודם הינו שאלה עובדתית והנטל להוכיח את הפרסום הקודם מוטל על מבקשת הביטול, אשר לא הציגה ראיות לעניין זה.
עוד טוען בעל המדגם, כי אין במסירת התרשים, אפילו ללקוח פונציאלי, כדי להוות פרסום קודם. כן טוען בעל המדגם, כי אין בהצגת האב-טיפוס ללקוח במקום שמור משום פרסום קודם, שכן אחרת נשלל הגיון החוק.
בנוסף טוען בעל המדגם, כי בינו לבין למר רבא היה הסכם סודיות שקדם למשלוח הסקיצה ושניהם נהגו על פיו. לטענתו, ברור מהתנהגותו של בעל המדגם כי היה מעוניין בשמירת זכותו הקניינית במדגם ועל כן נקט באמצעי זהירות מול מר רבא, כפי שעולה מהדברים שרשם על גבי הסקיצה ומן ההסכם ביניהם.

דיון

סעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כדלקמן:

"כל אדם מעונין רשאי לפנות לרשם בכל עת בבקשה לבטל רישום של מדגם בטענה שהמדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו."

הטענה היחידה בה מוסמך הרשם לדון במסגרת בקשה לביטול מדגם הינה טענת פרסום קודם לתאריך הרישום. נטל ההוכחה להוכיח פרסום קודם מוטל בענייננו על מבקשת הביטול.

בסיכומיה לא חזרה עוד המבקשת על טענותיה באשר לבעלות במדגם ולמקוריות שלו והתמקדה בשאלת הפרסום הקודם וזו אכן השאלה היחידה העומדת בפניי. שתי השאלות האחרות ממילא אינן בסמכות הרשם (ראה ע"א 733/95 אפרל אלומיניום נ´ קליל תעשיות, פ"ד נא(3) 577).
תיק זה אינו מעורר מחלוקת עובדתית. העד היחיד שהעיד בפניי היה בעל המדגם, מר פרימו, אשר הגיש תצהיר ונחקר עליו חקירה שכנגד. המסכת העובדתית אשר תשמש בסיס להחלטתי הינה זו שנשמעה מפיו של העד היחיד והמסמכים שהגיש.
בעל המדגם נתבקש על ידי נציג עירית רחובות, מר רבא, להכין סקיצה של מתקן חדש לאיסוף בקבוקים במקום המתקן שהוצב עד כה בעיר. מר פרימו הכין סקיצה, כפי שנתבקש, והעביר אותה ביום 23.8.2005 לעיונו של מר רבא, באמצעות הפקס. על גבי הסקיצה הוסיף חותמת ואת הסימן ©. כוונתו של מר פרימו, כפי שטען, הייתה שאין להפיץ את הסקיצה הלאה. הזמנת העבודה נעשתה ביום 14.9.2005. מר פרימו ייצר אב טיפוס בסדנא שלו. המדגם הוגש לרישום ביום 28.11.2005 והמתקן הוצב בציבור ביום 7.12.05.
השאלה היחידה העומדת בפניי הינה האם עצם העברת הסקיצה לעיונו של מר רבא יש בה משום פרסום פומבי של המדגם שכן אם ייקבע שבפנינו פרסום פומבי, יישלל החידוש שבמדגם.
המלומדים Russell-Clarke and Howe בספרם "Industrial Designs", 7th ed. 2005, p. 108 מלמדים אותנו כי פרסום של מדגם יכול להיעשות בשתי דרכים: שימוש קודם ופרסום על גבי נייר:

"In practical terms, there are two main ways in which a design can be published: by prior use of the design, by selling or displaying to the public articles to which the design has been applied; and by paper publications of one sort or another."

בענייננו השאלה נוגעת לפרסום מהסוג הראשון, היינו הצגה לציבור של המוצר נשוא המדגם ולא בפרסום על נייר אשר ולצורך הוכחתו היה על מבקשת הביטול להוכיח כי הוא נעשה באופן שסביר כי לציבור הרחב [בישראל] הייתה גישה חופשית אליו. בעניין זה ראה Russell-Clarke and Howe בספרם לעיל, בעמ´ 112-114 ובפסק הדין בעניין ע"א 430/67 שרנוע בע"מ ואח´ נ´ תנובה בע"מ ואח´, פ"ד כב(1) 113, בעמ´ 120.
לעניין זה נקבע בסדרה של פסקי דין אנגליים כי הצעה עסקית לאדם, אשר במסגרתה נמסר לו המדגם מהווה פרסום, ראה Russell-Clarke and Howe בספרם לעיל, בעמ´ 120 והפסיקה המאוזכרת בה"ש 68:

"Mere collaboration will generally not amount to publication. If, however, the disclosure involves anything in the nature of commercial dealing, then prima facie it will not be considered confidential and will amount to publication."

לכלל זה יש חריג והוא מסירת המדגם לאדם המחויב לשמרו בסוד. במקרה זה אין המסירה מהווה פרסום קודם, ראה Russell-Clarke and Howe, בספרם לעיל, בעמ´ 119:

"On the other hand, a communication made under circumstances which impose an obligation of confidence on the recipient is not a publication".

בהסתמכה על כך טוענת מבקשת הביטול הינה כי די במסירת הסקיצה של המוצר נשוא המדגם למר רבא שהיה לו עניין עסקי במדגם ומעשה זה היווה פרסום קודם. לעניין זה מסתמכת מבקשת הביטול על פסק הדין בעניין Gunston v. Winox (1921) 38 R.P.C.. באותו עניין דובר בתביעת הפרה של מדגם רשום. המפר התגונן בטענה של פרסום קודם. הפרסום הנטען התבטא במשלוח המדגם לנציג מטעם המפרים "לעיניו בלבד" כהצעה לפני הזמנתו לייצור. המפרים לא רכשו את המדגם. לאחר מכאן נשלח המדגם לסוכן של בעליו אשר הציע אותו לגורם שלישי (The Drug Company) שהסכים לרכוש אותו. עם זאת, מאחר שהמפרים החלו בייצור המדגם, סוכלה העסקה שבין בעלי המדגם לגורם השלישי. המדגם נרשם רק לאחר שהוצע לגורם השלישי. בערכאה הראשונה קבע השופט כי המדגם הוצע לגורם השלישי והייתה זו הפרת חובת נאמנות באם היה מופץ הלאה על ידי אותו גורם שלישי. לפיכך לא ראה בית המשפט של הערכאה הראשונה בהצעה זו לגורם השלישי משום פרסום פומבי. לעומתו, סבר בית המשפט לערעורים אחרת. הוא פירש את התכתובת שבין הצדדים כך:

"I believe there would have been difficulty in their showing it, because I think the pattern design was not left with them, but I do not think there was anything to show that it would have been a breach of faith on their part to have disclosed
the design to somebody else."

לפיכך הוא הגיע למסקנה שלא מתקיים החריג לפיו המדגם נמסר לאדם שהיה מחויב לשמרו בסוד ועל כן יש בהצעתו ל- Drug Company משום פרסום.

טענת מבקשת הביטול הינה, כי גם בענייננו לא התחייב מר רבא לסודיות. לעומתו טוען בעל המדגם כי היה ברור לשני הצדדים כי אין להעביר את הסקיצה הלאה.
במאמר מוסגר אציין, כי אין אני רואה עצמי מחויב לפסוק כפסיקת השופטים באנגליה. עם חקיקת חוק יסודות המשפט, תש"ם – 1980 וביטול הזיקה למשפט האנגלי, אין אנו מחויבים עוד לפסיקותיהם של בתי המשפט באנגליה. ראה לעניין ביטול הזיקה בפרשנות חוק הירושה בע"א 1212/91 קרן לב"י נ´ פליציה בינשטוק, פ"ד מח(3) 705:

"ידענו כי חוק הירושה עומד על רגליו הוא, והורנו המחוקק בו מפורשות, כי ניתקנו זיקה מן המשפט האנגלי (ראה סעיף 150 לחוק הירושה). בוודאי כך דין לאחר חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980, עם ביטולו הנחרץ של סימן 46 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922, וניתוק הזיקה למשפט האנגלי. ואולם ניתוק זיקה אין פירושו שכל החוכמה תימצא בכרסנו, וכי ממנה – ורק ממנה – נזין עצמנו. מותר לנו – ראוי לנו – שנתבונן סביבנו, ננסה לאתר דרכן של שיטות משפט אחרות, ואפשר נלמד מהן חוכמה ודעת למען נשכיל."

אמת הנכון הדבר, כי דברים אלה נכונים בעיקר לפרשנות חקיקה ישראלית מקורית ואילו פקודת הפטנטים והמדגמים החלה בענייננו, הינה פקודה מנדטורית. ובעוד המשפט האנגלי הלך והתפתח במרוצת השנים וכיום אף אימץ את עיקרי הדירקטיבה האירופית בעניין מדגמים באמצעות תקנות (ראה Russell-Clarke and Howe בספרם לעיל, בעמ´ 23-25), אנו נותרנו עם הפקודה הארכאית והנצחנו את המצב המשפטי במשך עשרות רבות של שנים.
בין כה ובין כה, השאלה הינה שאלה שבעובדה, היינו, האם ניתן היה להסיק לאור הנסיבות, כפי שהוכחו בפניי, הסכם סודיות בין הצדדים.
אנו סבור, כי במקרה שבפניי, יש לפרש את התנהגות הצדדים ככזו המחייבת את עיריית רחובות, באמצעות נציגה, מר רבה, לשמור על סודיות המדגם. שני הצדדים ידעו כי מדובר במדגם שטרם נרשם, טרם הוצג לאחר וודאי לא לציבור הרחב. כפי שהבהיר בעל המדגם, כל הפגישות התקיימו בין מר רבה לבעל המדגם במקום הסגור לקהל הרחב, בסדנא של בעל המדגם, כאשר הצטרפה לפגישות רק מזכירתו של בעל המדגם. על פי הראיות שבפניי, נראה כי מר רבה ובעל המדגם עבדו ביחד על המדגם, הכניסו בו שינויים ושיפורים, עד שגובשו צורתו ומראהו הסופיים (עמ´ 6-7 לפרוטוקול הדיון):

"העד: … במסגרת השיחה שהיתה אצלי במשרד, העלינו כל מיני רעיונות ואמרתי לו שאני אשב וננסה לפתור לו את הבעיה ולעצב משהו חדש. כי זה המקצוע שלי, זה מה שאנחנו מתעסקים. ובמסגרת השיחה הועלו אפשרויות נוספות, מטעמנו, בנוכחות המזכירה שלי, בצורה מסודרת, ואז לאחר כמה, אני לא זוכר את הימים בדיוק, למרות שרשום לי כאן, הגשתי לו סקיצה, הסקיצה נעשתה לעיונו בלבד. בנוסף, גם הוא, מר הרצל רבה, רצה איזה שהוא ייחודיות על העניין הזה, לפחות שהוא יהיה הראשון והוא רצה במסגרת הבקשה שלו, לשפר את העיר שלו. לא, לעשות משהו חדשני.

הרשם: הוא רצה שזה יהיה ייחודי לרחובות?

העד: ייחודי. לא בלעדי, ייחודי.

ואז הגשתי לו סקיצה רעיונית, לעיונו בלבד. מאחר ואני הולך לעשות איזה התקשרות עסקית, אני חייב להראות ללקוח מה אני מתכנן לו ולקבל את אישורו. על הסקיצה הזאת היתה חותמת של נטיש וגם חותמת של כל הזכויות שמורות, עם הסמל C. היא התקבלה בעיריית רחובות במשרד של הרצל וגם נאמר לו והיה ברור לשנינו, שההתקשרות היא ביני לבינו בלבד וסביר להניח שגם אני אוציא מדגם על העניין הזה.

כשהוא אישר עקרונית את הסקיצה, אני, הגענו למשא ומתן עסקי, ולאחר שנגמר המשא ומתן עסקי, הוצאה לו הזמנת עבודה שהוא שותף בחלק מן העלויות של המוצר. במקביל, אני פעלתי לרישום המדגם.

הרשם: מה זה שותף? אני רק רוצה להבין, בחלק מעלויות המוצר, בבניית האב-טיפוס הוא השתתף בהוצאות של בניית האב-טיפוס הראשון?

העד: כן, הוא, לא, הוא קיבל הנחה משמעותית לבניית האב-טיפוס הראשון.

הגשתי את הבקשה לרישום בזמן תהליך העבודה, עוד לא היה מוצר כזה וכשהוא, כשצילמנו את המוצר, המוצר היה אצלי בבית העסק, הוא לא יצא לרחוב, הוא לא הוצג בשום מקום מלבד הצגה להרצל רבה אישית.

הרשם: איפה היתה ההצגה להרצל רבה?

העד: אצלי, בתוך העסק.

הרשם: של הדגם הראשון?

העד: של הדגם הראשון, לחלוטין."

לא מדובר בענייננו בסוכן הנוסע עם מוצר ומציעו למכירה ללקוחות פוטנציאליים. מדובר במצב של "טרום יציאה לאוויר", מעין עבודה בשיתוף פעולה, בארבע עיניים, על המדגם, כאשר נציג העירייה ידע, כי המדגם טרם נרכש ובכוונת בעל המדגם להגישו לרישום. יתרה מכך, הייתה בין הצדדים היכרות קודמת על בסיס עבודה משותפת, שניהם ידעו שמדובר במוצר ראשונה שטרם נרשם כמדגם, וסביר להניח כי זו יצרה אצל בעל המדגם ציפייה סבירה לדיסקרטיות מצד מר רבה.
בעניין בקשה לביטול מדגם מס´ 26649 סופר-פלסט בע"מ נ´ סטארפלאסט תעשיות 1967 בע"מ, שם, כמו בענייננו, החשיפה נעשתה ללקוח הפוטנציאלי (התאחדות הכדורגל), נקבע כי לפי הנסיבות יש להסיק קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין הצדדים, שאינה מאפשרת לאחד הצדדים לחשוף את המדגם.

"ממערכת היחסים של מכרז (שהיה סודי) ניתן להסיק בהחלט כי הזוכה במכרז התקנת המושבים באיצטדיון, בעלת המדגם, זכאית לשמירה על המידע ששותפה בו ההתאחדות, ושלמעשה הוא סוד מסחרי שלה.

מעבר לכך, מהעולה מהראיות ניתן להסיק כי מאחר שההתאחדות לכדורגל היא גם הגורם המאשר לבעלת המדגם בכל הנוגע להתקנת מושבים באצטדיון, תהיה לבעלת המדגם אפשרות להתקין כיסאות אלו בשאר האיצטדיונים בארץ, הדלת נפתחת בפניה, מאחר שההתאחדות נתנה את אישורה לכך שהמושבים עומדים בתקינת אופ"א מבחינת גובהם ועמידותם. אי לכך, אין כאן התקשרות מסחרית רגילה ושוטפת של מכירת והפצת מוצר לקונה רגיל מהציבור הרחב שהיא בבחינת פרסום. אין ספק, כי מטרת ההיוועצות בין בעלת המדגם להתאחדות, היתה בין היתר, עניינים של גובה המושב, והתאמתו לתקינת אופ"א, ומשכך לא מדובר בהיוועצות ובפעילות מסחרית גרידא, או היוועצות לגבי האסטתיקה של אותם מושבים…

"ניתן בהחלט להבין כי מערכת היחסים המיוחדת מאד שהיתה לבעלת המדגם עם ההתאחדות היא מערכת יחסים ארוכת טווח. כמו כן, הכוונות של הצדדים או לפחות של בעלת המדגם, היו כוונות לפרוץ דרך לאצטדיונים אחרים בארץ באמצעות האפשרויות שחוזה עבודה זה יצר. אי לכך, הנני רואה את ההתאחדות בנסיבות המיוחדות של תיק זה ושל מקרה זה שהינן יוצאות דופן, כגורם אשר חב היה בחובת הסודיות לבעלת המדגם כל עוד זה לא הוצג לציבור הרחב."

מבקשת הביטול טוענת בסיכומיה כי משמעות הטבעת החותמת של בעל המדגם בצירוף הסימן © על ההצעה ששוגרה בפקס למר רבה אינה סודיות אלא ציון זכויות יוצרים בלבד. לעניין זה מפנה מבקשת הביטול לפרק הרביעי של חוק זכויות היוצרים האמריקאי Copyright Law, סעיף 401. סעיף זה קובע את זכותו של היוצר להטביע את הסימן על עותקים של יצירתו. הטבעת הסימן מונעת טענת הגנה על העתקה בתום לב של היצירה (סעיף 401(4) לחוק). טענת מבקשת הביטול הינה כי מדגמים וזכויות יוצרים אינם דרים בכפיפה אחת וכל אימת שהסקיצה ראויה הייתה להירשם כמדגם אין היא זכאית לזכות יוצרים, ראה סעיף 22 לחוק זכות יוצרים, 1911, שהיה בתוקף באותה עת:

"חוק זה לא יחול על מדגמים הראויים להרשם עפ"י חוק  הפטנטים והמדגמים, 1907 פרט למדגמים שאם אמנם ראויים הם לרישום אינם משמשים ואינם מכוונים לשמש כדגמים או כדוגמאות המוכפלים ע"י תהליך תעשייתי."

אין אני רואה חשיבות לענייננו להיכנס כאן לדיני זכויות היוצרים ולדון במשמעות המשפטית של הסימון ©. לענייננו, חשובה יותר כוונת הצדדים, מר פרימו ומר רבה, לרישום המדגם ומה הייתה המשמעות לסימון © זה ביחסים ביניהם. על כך יש בידינו עדות אחת בלבד, זו של מר פרימו, שעשה עליי רושם של אדם אמין, לפיה היה ברור לשניהם כי אין להעביר את הסקיצה הלאה. מר רבה לא העיד בפניי ואין בידי ראיות הסותרות את טענתו של בעל המדגם. אדגיש, כי העד מטעם המבקשת לא התייצב להיחקר על תצהירו ולמעשה התצהיר נמשך בדיון.
בנסיבות העניין ובהפעלת מבחן השכל הישר, הצגה של המדגם שנעשתה בדלת אמות, כאשר שני הצדדים מתייעצים ביניהם על צורתו של המדגם, גם אם לא נחתם ביניהם הסכם סודיות פורמאלי, אינה יכולה ואינה צריכה להוות פרסום קודם, ויש להסיק במקרה זה הסכם מכללא לסודיות. תימוכין לכך אני מוצא גם בדיני הפטנטים, שמהם ביכולתנו להקיש לצורך קביעה זו. על פי דיני הפטנטים לצורך שלילת חידוש, על האמצאה להתפרסם בפומבי ועל המידע להיות נגיש לציבור הרחב לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט. ראה לעניין פרסום (במשפט האמריקאי) Robert A. Mathews Jr., "Annotated Patents Digest" , עמ´ 17-15:

"The knowledge contemplated by section 102(a) must be accessible to the public".

בעניין Vulcan Eng´g Co. v. FATA Aluminium, Inc., 278 F.3d 1366, 1372 (Fed. Cir. 2002) שם נעשה שימוש סודי על ידי צד ג´, במפעלו, בשיטה שתוארה בפטנט, נקבע כי שימוש כזה שאינו נגיש לציבור אינו יכול להוות ידע קודם:

"The court found that the Rochester Products system was "secret" and that it was not on sale or publicly known or used, and correctly held that it was not prior art."

במשפט האמריקאי נקבע כי הצעה למכירה יכול שתשלול את החידוש. בעניין Pfaff v. Wells Elecs, 525 U.S. 55, 67-68 (U.S. 1998) קבע בית המשפט העליון האמריקאי שני מבחנים לכך שהפטנט הוצע למכירה לפני התאריך הקובע:

"We conclude, therefore, that HN9the on-sale bar applies when two conditions are satisfied before the critical date. First, the product must be the subject of a commercial offer for sale. An inventor can both understand and control the timing of the first commercial marketing of his invention. The experimental use doctrine, for example, has not generated concerns about indefiniteness, and we perceive no reason why unmanageable uncertainty should attend a rule that measures the application of the on-sale bar of § 102(b) against the date when an invention that is ready for patenting is first marketed commercially. In this case the acceptance of the purchase order prior to April 8, 1981, makes it clear that such an offer had been made, and there is no question that the sale was commercial rather than experimental in character.

Second, the invention must be ready for patenting. That condition may be satisfied in at least two ways: by proof of reduction to practice before the critical date; or by proof that prior to the critical date the inventor had prepared drawings or other descriptions of the invention that were sufficiently specific to enable a person skilled in the art to practice the invention. In this case the second condition of the on-sale bar is satisfied because the drawings Pfaff sent to the manufacturer before the critical date fully disclosed the invention."

ואולם, גם אם הייתי מאמץ את הדין האמריקאי בנקודה זו, ואיני קובע מסמרות בעניין, הרי שבנסיבות המיוחדות של המקרה שבפניי, אני מסיק מן העדות שהובאה בפניי כי לשני הצדדים היה ברור כי ההתקשרות ביניהם כפופה לשמירת סודיות. יתרה מכך, לא עלה בידי המבקשת להביא עדויות לכך ולהוכיח שעין הציבור "שזפה" את המדגם וגם בכך יש כדי להעיד שמר רבה ראה עצמו מחויב לשמור על הסודיות הנדרשת. על כן עומד המדגם שביטולו נתבקש בתנאי סעיף 30(1) לפקודה "שלא נתפרסם קודם לכן בישראל".
אדגיש כי הקביעה אם היה פרסום קודם אם לאו, הינה קביעה הקשורה תמיד קשר הדוק לנסיבות הספציפיות של המקרה. עם זאת, אציין כי גם כאשר ניתן להסיק מנסיבות ההתקשרות הסכם סודיות מכללא, הרי שרצוי שבעל מדגם לא ישאיר את העניין לפרשנות הרשם או בתי המשפט, אלא יחתים את הצד שבפניו הוא חושף את המדגם על הסכם סודיות מפורש על מנת למנוע כל ספק בדבר ויקדים ויגיש את המדגם לרישום בטרם קיבל הזמנה עסקית לביצוע המדגם עבור הלקוח.
מבקשת הביטול טענה עוד בסיכומיה כי העירייה הייתה מחויבת לפרסם מכרז בגין העבודה שביצע מר פרימו וכי מר פרימו ידע על כך. בתמיכה לטענתה היא מצטטת מדבריו של מר פרימו. ואולם מר פרימו העיד במפורש כי, לפי הבנתו, הייתה העירייה פטורה ממכרז בהתקשרותה עימו. מבלי להיכנס לעובי הקורה, מכיוון שאין זה עיקר העניין שלפניי, לכאורה הצדק עם מר פרימו וזאת לפי תקנה 3(5) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987, הקובעת פטור ממכרז במקרה של התקשרות ב:

"חוזה לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית"

תימוכין נוספים לקביעתי, כי נציג העירייה, מר רבה, שהיה מוסמך להחליט בנוגע להתקשרויות העירייה בכל הקשור לאגף שיפור פני העיר, היה מחויב לסודיות אני מוצא בחוק העונשין, תשל"ז – 1977, בעיקר בסעיף 117 לאותו חוק, הקובע איסור לעובד הציבור למסור ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, ללא סמכות כדין.
מכל האמור לעיל, עולה המסקנה כי ביחסים בין מר פרימו למר רבה, הייתה הסכמה כי הסקיצה נמסרת לידיו הנאמנות של מר רבה וכי הוא מחויב בסודיות כלפי מר פרימו.
לפיכך אינני רואה בהעברת הסקיצה למר רבה משום פרסום לפי דיני המדגמים.

סוף דבר

אני דוחה את בקשת הביטול ומותיר את רישום המדגם על כנו. מבקשת הביטול תשלם לבעל המדגם הוצאות הליך זה ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 15,000 ₪.

ד"ר מאיר נועם,

רשם הפטנטים המדגמים,

וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום 16 ספטמבר, 2008

ט"ז אלול, תשס"ח