לאחרונה ניתנה החלטה תקדימית על ידי כב´ רשם הפטנטים בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס´ 105968, 107479- "GREAT SHAPE"- בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני מסחר, תשל"ב- 1972. בהחלטה זו חולקה הארץ לאזורים בהם ישתמש כל צד בסימן.

הליך לפי סעיף 29 לפקודה נערך כאשר יש מתחרים אשר משתמשים בסימן זהה או דומה עד כדי להטעות, המעוניינים לרשום את סימנם בפנקס סימני המסחר. במקרה זה נפתח הליך אשר בסופו על רשם סימני המסחר להחליט, לגבי מי מהבקשות יימשכו הליכי הבחינה והרישום. הצד השני של המטבע הוא שהמשתתף האחר (או האחרים) בהליך לא יורשה להשתמש בסימן.

סעיף 29 לפקודה קובע את סמכותו של הרשם לערוך את ההליך כאשר אם צד להליך אינו מסכים עם החלטת הרשם, זכותו לערער לבית המשפט העליון:

(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.
(ב)  על החלטת הרשם לפי סעיף קטן (א) ניתן לערער לפני בית המשפט העליון בתוך שלושים ימים מיום החלטת הרשם.

החלטות לפיהם צד אחד מנצח וצד אחד מפסיד ניתנות כדבר שבשגרה. עם זאת, לעיתים מתקיימות נסיבות מיוחדות אשר בהם הרשם יאפשר לשני הצדדים להשתמש באותו הסימן תחת הגבלות מסויימות. 

הרשם רשאי לאשר שימוש מקביל בסימנים אם יתקיימו מספר תנאים כגון מקרה שבו יוכיחו הצדדים כי התחילו להשתמש בסימן בתום לב וללא רצון להבנות אחד מהמוניטין של רעהו, כאשר ציבור הצרכנים הרלוונטי לא יתבלבל בין הסימנים וכן כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות רישום הסימן על שם המתחרים השונים.

את הסמכות לכך ניתן לראות בסעיף 30 לפקודה. מדובר בסעיף כללי המקנה לרשם סמכות לאשר שימוש מקביל בסימנים, גם במקרים אחרים, כגון במקרה שהוגשה בקשה למחיקת סימן מסחר. סעיף 30 קובע:

(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.

(ב)  החלטת הרשם לפי סעיף קטן (א) תהיה נתונה לערעור לפני בית המשפט העליון; ערעור כאמור יוגש תוך שלושים יום מיום החלטת הרשם; בערעור יהיו לבית המשפט כל הסמכויות הנתונות בסעיף קטן (א) לרשם.

דוגמא לכך ניתן לראות בהחלטה בעניין  "Domino´s"(1), בה אישר כב´ הרשם דאז שימוש בסימן לשני מתחרים כיוון שבין היתר, הצדדים הוכיחו שימוש בסימן בתום לב לאורך תקופה של עשרות שנים.

בהחלטה זו הגביל הרשם את הצדדים בכל הנוגע לשילוט החיצוני, לצבעי הסימן וכן חייב את הצדדים לפרסם מודעה בעיתונים המבהירה כי אין קשר בין רשת "פיצה דומינו" לבין רשת "Domino´s Pizza".

נסיבה נוספת לפיה הרשם יראה לנכון לאשר שימוש מקביל בסימן היא כאשר אפשר לחלק את הזכות להשתמש בסימן על פי אזור גיאוגרפי.

חלוקה גיאוגרפית בסימני מסחר קיימת בארצות הברית כבר שנים רבות. הרציונאל הוא שמדובר במדינה רחבת מימדים המסוגלת להכיל מספר מתחרים אשר ישתמשו בסימן זהה בתום לב, בטריטוריות שונות ומבלי לגרום לכך שהציבור יתבלבל בין הסימנים.

לדוגמא בפסק הדין בעניין ACCU (2(, בעל עסק השמה לעבודות זמניות בדלאוור, נתבע להפסיק שימוש בשם של בעל עסק דומה מניו ג´רזי. במקרה זה בית המשפט הסכים ששני משתמשים יוכלו להשתמש בסימנם, כיוון שהמרחק הגיאוגרפי בין עסקיהם רב וכן מהסיבה שבעל העסק מדלוואר, השתמש בסימן בתום לב וללא כל ידיעה שהראשון כבר עושה שימוש בסימנו.

שטחה של ארצות הברית גדול משטחה של ישראל (כולל מז´ י-ם ורמת הגולן) פי 434 ואוכלוסייתה גדולה מאוכלוסיית ישראל פי 48. הצפיפות הגדולה ושטחה הקטן של מדינת ישראל הופכת את החלוקה הגיאוגרפית של זכות שימוש בסימן מסחר לבעייתית.

בהחלטה בעניין סימן השירות "GREAT SHAPE(3)" מדובר בשני בעלי עסקים העוסקים בספורט. מכון כושר כללי מחד ומכון להתעמלות אירובית לנשים מאידך. 

סימן שירות שונה מסימן מסחר בכך שאינו מסמן מוצר צריכה אלא מסמן מתן שירות מסוים, במקרה דנן שירות אימוני כושר. מבחינת החוק, הדינים החלים על סימן מסחר, יחולו גם על סימן שירות בשינויים המחוייבים.

בהחלטה מפורטים המבחנים המצטברים אשר בהתקיימם, הרשם ישקול הענקת זכות מקבילה לכל צד לשימוש בסימן מסחר על בסיס חלוקה גיאוגרפית:

א.        שני הצדדים לא יצרו לעצמם מוניטין כלל עולמי או למצער כלל ארצי.
ב.         המוצר או השירות נשוא הסימן בעלי אופי מקומי בלבד.
ג.          ניתן לתחום את האזור הגיאוגרפי שבו מתבצעת הפעילות העסקית של הצדדים באופן ברור.
ד.        כל צד פועל באזור מוגדר ונפרד מהצד השני, כאשר אף צד אינו חודר לתחום משנהו. 

במקרה דנן, שני המתחרים לא הוכיחו שרכשו מוניטין רב בסימן המבוקש. כמו כן, מחומר הראיות עלה כי מתחרה אחד עובד רק באזור ירושלים והסביבה ואילו המתחרה השני לא עובד באזור זה. 

בנוסף, עסק של מנוי לחדר כושר (או ספא וכד´) הוא בעל אופי מקומי, אנשים המנויים לחדר כושר הם רק אנשים שגרים או עובדים באזור שבו ממוקם העסק. לא סביר שאדם המנוי לחדר כושר בתל אביב, יטעה וייכנס לחדר כושר בעל שם דומה בירושלים (זאת בניגוד למותגי מזון או הלבשה שהיום אפשר לקנות אותם בתל אביב ומחר בירושלים). 

כיוון שהשירות דנן ענה על כל המבחנים, החליט הרשם לראשונה לאפשר שימוש מקביל בסימן, כאשר צד אחד ישתמש בסימן באזור ירושלים ובנותיה ואילו הצד השני ישתמש בסימן בשאר האזורים במדינת ישראל.

במאמר מוסגר ראוי לציין כי החלטה מעין זו היא נדירה והעובדה שהסימנים הנדונים אמנם זהים בכיתוב אך שונים בעיצוב ובפונט, הקלה על מתן ההחלטה. 

*המחבר הינו בוגר המכללה האקדמית למשפטים רמת-גן, החטיבה למשפט, תקשורת וטכנולוגיה וכיום מתמחה ברשות הפטנטים.