לאחרונה, ניתן בבית המשפט העליון האמריקאי פסק הדין החשוב בעניין KSR, אשר הרחיב משמעותית את שיקול הדעת של בוחן הפטנטים בבואו לקבוע כי המצאה מסוימת היא מובנת מאליה. זמן קצר לאחר פסק הדין, החלו לזרום החלטות אשר הסתמכו על פסק דין זה והחלו לצקת בו תוכן.

אנו מתכבדים להביא לידיעתכם החלטות אשר הסתמכו בפסיקתם על ההחלטה בעניין KSR.

החלטות ב- THE BOARD OF PATENT APPEALS

1. החלטה שניתנה ע"י THE BOARD OF PATENT APPEALS

AND INTERFERENCES (Board) בעניין Ex parte MAREK Z. KUBIN and RAYMOND G. GOODWIN

אושרה קביעת ה-USPTO והוחלט כי מבחן ה-" obvious to try " חל במקרים רבים יותר לאור KSR. בהחלטה הוגדר הלאה מה הוא "obvious to try" . נקבע שכאשר יש מספר מסוים של דרכים לפתור בעיה, שתוצאתן צפויה אזי אין מדובר בהמצאה חדשנית אלא ביכולות של איש המקצוע המיומן ובשכל הישר שלו. על כן, ברגע שקומבינציה היא ברורה מאליה תוכל היא להיחשב כ- obvious בהתאם לסעיף 103.

2. החלטה שניתנה ע"י THE BOARD OF PATENT APPEALS

AND INTERFERENCES (Board) בעניין Ex parte MARY SMITH

אושרה קביעת ה-USPTO ונקבע כי גם שילוב של אלמנטים מפטנטים קודמים, אך לא את הפטנטים הקודמים בשלמותם, יכול להיחשב כ- obvious לאור KSR כל עוד התוצאות של האלמנטים צפויות. בהחלטה התבססו על הפסקה הבאה מההחלטה בעניין KSR:

Common sense teaches, however, that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple patents together like pieces of a puzzle.

KSR, 127 S.Ct. at 1742, 82 USPQ2d at 1397. (p.20, Ex Parte Smith).

3. החלטה ב- Court of Appeals for the Federal Circuit

החלטה שניתנה בנסגרת הליך בחינה מחדש ע"י בית המשפט בעניין RE ICON HEALTH AND FITNESS, INC.

מבקשת הפטנט (הנוגע להליכון לאימונים) הודתה כי כל התביעות למעט אחת מופיעות בפרסום קודם, והאלמנט הנוסף שהוא קפיץ המיוצב ע"י גז מופיע גם הוא בפרסום קודם אחר אך למטרה אחרת.

אחת השאלות שעלו הייתה האם השימוש הקודם באלמנט הקיים מספק את דרישת ה-" reasonably pertinent to the problem addressed " הנדרשת. בית המשפט החליט שהשימוש בקפיץ אינו ייחודי להליכונים ועל כן הדרישה סופקה.

אולם, החשיבות בהחלטה זו אינה מה שנכתב בה אלא דווקא מה שלא נכתב בה. יכול היה בית המשפט לצטט חלקים מההחלטה ב-KSR ולקבוע בפשטות שמדובר בעניין שהוא לחלוטין ברור מאליו. לא כך עשה בית המשפט ובחר להגיע לתוצאה זו ע"י בחינה דקדקנית של המקרה שלפניו.