בהחלטה צפויה אשר הקהילה המקצועית של עורכי הפטנטים המתינה לה זמן רב, ביטל מותב מלא של בית המשפט לערעורים הפדראלי (Court of Appeals for the Federal Circuit) שהוא בית המשפט המרכזי בארה"ב לענייני פטנטים (מעליו רק בית המשפט העליון), את ההלכה שהייתה נהוגה עד אז, וקבע גבולות צרים ביותר בהם ניתן יהיה לקבל פטנטים על שיטות לעשיית עסקים. ההחלטה, בעניין re Bilski, משליכה גם על פטנטים בתוכנה ופטנטים על תהליכים באופן כללי.

עיקרה של ההלכה החדשה: תהליך (Process) יהיה כשיר לפטנט אם הוא קשור למכונה ספציפית (Tied to a particular machine) או מבצע טרנפורמציה של מצב מסוים (Transform a particular article).

המבחן שקדם למבחן החדש שנקבע כעת בעניין Bilski היה מבחן שנקבע בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין State Street Bank. על פי מבחן זה, די היה ב"תוצאה מועילה, קונקרטית וניתנת לתפיסה" (Useful, concrete and tangible result) על מנת שתהליך יהיה כשיר פטנט. בהחלטת השופטים נקבע כי מבחן State Street "אינו מספק".

בהתאם לפסק הדין החדש, שיטות עסקיות מסוימות הנתמכות במחשב עדיין נחשבות כשירות פטנט, ובלבד שהן עומדות במבחן החדש לפטנטביליות.

לפי המבחן, תהליך מחשבתי בלבד לא יכול להיות פטנטבילי, משום שכל צעדיו נעשים במוח האנושי. יחד עם זאת, תהליך שלא כולל אלמנטים טכניים עדיין יכול להיות פטנטבילי, בשונה ממבחן "האפקט הטכני" באירופה.

אם כן, תחת המבחן החדש, תהליך יהיה כשיר לפטנט אם הוא קשור למכונה מסוימת או מבצע טרנספורמציה.

מהי טרנספורמציה?

לעניין השאלה מהי טרנסורמציה מפנה בית המשפט לעניין Abele שנדון כבר בשנת 1982. באותו עניין, דן בית המשפט בתוקפן של 2 תביעות בפטנט, וקבע כי אחת היא פטנטבילית ואחת לא. התביעה הלא פטנטבילית התייחסה ל”תהליך של הצגה גראפית של ווריאנטים של מידע בעלי ערכים ממוצעים” מבלי לציין סוג מסוים של מידע או להתייחס למקור המידע. התביעה הפטנטבילית הסתמכה על התביעה הבלתי פטנטבילית, אבל בנוסף ציינה שמקור המידע הוא בסריקת רטנגן טומוגרפית בשדה דו-מימדי. בנוסף, תביעה זו כללה טרנספורמציה שכן היא שינתה מידע גולמי לתצוגה ויזואלית של אובייקט על מסך.

מקרה Abele הוא דוגמה טובה למקרה בו דבר לא קרה בעולם הפיזי אבל שינוי התצוגה במחשב, בשילוב העובדה שהאובייקט שהוצג היה המחשה של אובייקט פיזי, הספיקה למתן פטנט.

אם כן, המבחן הוא שינוי של אובייקט פיזי, או לכל הפחות המחשה ממוחשבת של שינוי אובייקט פיזי.

מהי מכונה ספציפית (Particular Machine)?

הסוגיה מהי מכונה הספציפית נדונה לאחרונה רבות על ידי רשם הפטנטים בארה"ב, כאשר עמדתו של הרשם היא שמחשב אישי (General Purpose Computer) אינו מכונה ספציפית, בעוד שמערך מעבדים ייחשב כמכונה ספציפית., יש הסבורים כי מחשבים אישיים הכוללים מעבדי ליבה כפולה ייחשבו כ"מכונה ספציפית" אך לשאלה זו טרם ניתנה תשובה.

למרבה הצער, בית המשפט בחר שלא להשיב על השאלה מה תחשב כמכונה ספציפית, ולהותיר אותה בצריך עיון. יש להניח שהשאלה תשוב ותתעורר בעתיד הקרוב.

לסיכום, אין ספק כי פסק הדין החדש מלמד על החמרה דרמטית והפסקה כמעט מוחלטת בהענקת פטנטים על שיטות לעשיית עסקים. פטנטים אלה הותקפו נמרצות בשנים האחרונות וארה"ב הייתה למעשה המדינה היחידה אשר העניקה פטנטים לשיטות לעשיית עסקים ללא כל מרכיב טכנולוגי. במובן זה, ההחלטה ב-Bilski הייתה צפויה. בעתיד הקרוב, יש להניח, תעמוד למבחן שאלה חשובה עוד יותר, והיא היקף ההגנה בארה"ב על פטנטים בתוכנה. אנו נמשיך לעקוב ולעדכן.