לא על כל רעיון בעלמא ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט. על מנת שהמצאה תיחשב כהמצאה כשירת פטנט, עליה לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 3 לחוק הפטנטים:
"אמצאה, בין שהיא מוצר או בין שהיא תהליך, בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית"
(זו איננה שגיאת כתיב. בחוק הפטנטים, שהינו חוק ארכאי, כתובה המילה המצאה עם האות א´)
כעת, נסקור את התנאים להיותה של המצאה כשירת פטנט אחד לאחד.
"המצאה"
יש להבחין בין המצאה לתגלית. המצאה איננה תגלית. תופעה קיימת, חוק טבע, אלגוריתם – כל אלה הינם תגליות, ושייכים לכלל הציבור. אין אפשרות לקבל הגנה משפטית כלשהי בגינם.
תנאי מקדמי לרישום פטנט על מוצר או תהליך מסוים הינו שהמוצר או התהליך האמורים ייחשבו כהמצאה.
המצאה איננה מוגדרת בחוק הפטנטים, אך ברור מלשונו כי המצאה היא מוצר או תהליך הניתן ליישום או לשימוש.
"חדשה"
המצאה חדשה מוגדרת בסעיף 4 לחוק הפטנטים:
- אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה –
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו.
כלומר, משמעות הדרישה כי ההמצאה תהיה חדשה הינה כי כפולה: ראשית, ההמצאה טרם נתפרסמה בעבר בפורום כלשהו. שנית, המשמעות של פרסום איננה כל פרסום אלא רק פרסום כזה אשר מאפשר לבצע את ההמצאה.
המצאה אשר איננה חדשה אינה מצדיקה מתן בלעדיות לאדם אשר למעשה אינו הממציא.
לשם כך, בטרם ניגשים לרשום פטנט, יש לבצע חיפוש מקיף ולבדוק האם ההמצאה נתפרסמה בעבר. היות ואין חשיבות באיזה פורום נתפרסמה ההמצאה, אין די בביצוע חיפוש במאגרי פטנטים. למעשה – חיפוש מושלם הינו חיפוש בכל דבר דפוס ומדיה שהתפרסם אי פעם בעולם. יחד עם זאת, היות וחיפוש שכזה אינו אפשרי, מסתפקים מרבית המשרדים בחיפוש במאגרי פטנטים חופשיים בארה"ב, אירופה ויפן, ויש אף שמחפשים ברחבי האינטרנט.
חשוב לציין כי מספר קטן של פרסומים לא יפגעו בזכות הממציא להגיש בקשה לפטנט בישראל, מוגדרים בסעיף 6 לחוק הפטנטים:
- זכותו של בעל-אמצאה לקבל פטנט לא תיפגע על ידי פרסום כאמור בסעיף 4 אם –
(1) הוכח שהחומר שנתפרסם הושג מבעל האמצאה או ממי שקדם לו בזכות בעלות ונתפרסם שלא בהסכמתו, ובקשת הפטנט הוגשה זמן סביר לאחר שנודע למבקש דבר הפרסום;
(2)
(א) הפרסום היה על ידי בעל האמצאה, או מי שקדם לו בזכות בעלות, באחת הדרכים האלה:
(I) הצגה בתערוכה תעשייתית או חקלאית בישראל או בתערוכה מוכרת באחת ממדינות האיגוד שעליה הגיעה לרשם הודעה רשמית לפני פתיחתן;
(II) פרסום התיאור של ההמצאה בזמן תערוכה כאמור;
(III) שימוש באמצאה לצורך התערוכה ובמקום התערוכה;
(ב) הפרסום היה בדרך שימוש באמצאה, אף שלא בהסכמת בעליה, בזמן התערוכה, במקום התערוכה או מחוצה לה; ובלבד שהוגשה בקשת הפטנט תוך ששה חדשים לאחר פתיחת התערוכה;
(3) הפרסום היה בהרצאת הממציא בפני אגודה מדעית או בפרסום ההרצאה בכתבים רשמיים של האגודה, ובלבד שהגיע לרשם הודעה על ההרצאה לפני שהורצתה ובקשת הפטנט הוגשה תוך ששה חודשים לאחר הפרסום.
אנו רואים, אם כן, שלמעט מספר מועט של חריגים – פרסום קודם של ההמצאה באופן המאפשר לבצעה מונע אפשרות של הגשת בקשה להגנת פטנט על ההמצאה – גם אם הפרסום נעשה על ידי הממציא עצמו.
"מועילה"
הפסיקה בישראל ובמדינות המערב עיקרה את תנאי ה"מועילות" משורש כמעט לחלוטין. כיום – משמעותה של המצאה מועילה הינה המצאה אשר מבצעת את המטרה אותה היא אמורה לבצע.
"ניתנת לשימוש תעשייתי"
הפסיקה בישראל ובמדינות המערב עיקרה משורש אף את התנאי הזה. כיום, די בכך שניתן ליישם את ההמצאה, וניתן לייצרה בתעשיה. אין צורך בהצבעה על שימוש תעשייתי ספציפי.
"יש בה התקדמות המצאתית"
תנאי זה הינו התנאי הבעייתי ביותר, ועליו מתעוררות מרבית השאלות המשפטיות. אין די בכך שהמצאה תהיה חדשה, מועילה וישימה. ההתקדמות ההמצאתית הינה האלמנט ה"המצאתי", ה"צעד קדימה" אשר הופך את ההמצאה מ"סתם" רעיון למושא תועלת חברתית המצדיק הגנה.
סעיף 5 לחוק הפטנטים מגדיר התקדמות המצאתית מהי:
התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4.
אם כן, התקדמות המצאתית היא התקדמות אשר אינה נראית כענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע. הכוונה היא לבעל מקצוע בתחום הרלוונטי. בהקשר זה, חשוב להדגיש 2 נקודות:
- בעל מקצוע ממוצע – כאשר ההמצאה משלבת מספר תחומים, בעל מקצוע ממוצע יהיה צוות של בעלי מקצוע ממוצעים בתחומים הרלוונטיים.
- על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו – יש לבחון את הידע המקצועי הכולל בתחום הרלוונטי, ולשם כך מותר לצרף פירסומים קודמים יחדיו לתמונה הכוללת. יחד עם זאת, גם על פעולת הצירוף להיות מובנת מאליה לבעל המקצוע במועד הרלוונטי. אם עצם פעולת ליקוט המידע דורשת "צעד המצאתי" – ניתן לרשום פטנט!
אך כיצד יודעים מהי התקדמות הנראית כעניין מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע בתחום הרלוונטי?
שאלה זו היא שאלה קשה מאוד ובתי המשפט נאצלים להתלבט בה, תוך שישנו קושי רב בהימנעות מבחינת שאלת ההתקדמות ההמצאתית בדיעבד, תוך התחשבות בידע שהוסיף הפטנט החדש. כלומר – קשה להגדיר את המונח "מובן מאליו", שכן המצאות רבות מעוררות את השאלה "איך לא חשבו על זה קודם" – ובכל זאת, אותן המצאות לא התקיימו ומהוות צעד המצאתי.
לשם הכרעה האם בהמצאה מסוימת גלומה התקדמות המצאתית או לא, עושים בתי המשפט שימוש במספר מבחני עזר:
- מבחן החסר המתמשך (LONG FELT NEED) – מתייחס לתקופה שלפני הפטנט. במסגרת מבחן זה, נשאלת השאלה, האם האמצאה נשוא הפטנט הציגה פתרון לבעיה אשר לא מצאו לה מענה לאורך זמן, על אף שנעשו נסיונות לפותרה. באם היה המעבר מן הידע הקודם אל האמצאה מובן מאליו, הטענה היא שאנשי המקצוע היו מוצאים לבעיה הבוערת פתרון עוד לפני הממציא. הצבעה על נסיונותיהם הכושלים של גורמים שונים בתחום הרלבנטי – ובמיוחד גופים גדולים אשר להם זרועות מחקר ופיתוח – שביקשו להגיע אל הפתרון אשר מצא לבסוף מקומו בפטנט הנדון, עשויה לחזק משקלו של מבחן החסר המתמשך.
- מבחן ההצלחה המסחרית של המוצר או התהליך נשוא הפטנט – יש להבחין היטב בין הצלחה מסחרית הנובעת מיתרונות האמצאה גופא לבין הצלחה מסחרית אשר מקורה בתנודת כוחות השוק מסיבות החיצוניות לאמצאה, כגון פרסום ושיווק, מחסור או עודף במוצרים אחרים או בחומרי גלם וכדו´. היות וקשה מאוד לקבוע האם הצלחת המוצר נבעה מיתרונותיו המסחריים או מתנאי שוק אחרים, נטו בתי המשפט באנגליה שלא להכיר במבחן ההצלחה המסחרית מקום בו לא נתקיימה גם הדרישה של חסר מתמשך.
- התגובה שעוררה ההמצאה בקרב קהיליית אנשי המקצוע בתחום הרלבנטי– אם התקבלה האמצאה בהפתעה או תוארה כמהפכנית בפי אנשי המקצוע, יקשה לראותה כמובנת מאליה.
- העתקת ההמצאה על ידי מתחרים בענף.
חריגים למתן פטנט
על אף האמור לעיל, תיתכן המצאה אשר עומדת בכל התנאים, ועדיין לא תוכר כפטנט.
חוק הפטנטים מזכיר שני חריגים מפורשים להמצאות אשר באופן רגיל היו כשירות פטנט, אך חוק הפטנטים מסייגן במפורש, ולא ניתן היה לרשום עליהן פטנט בישראל:
על אף האמור בסעיף 2 לא יוענק פטנט על –
(1) תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם;
(2) זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, זולת אורגניזמים מיקרו-ביולוגיים שלא הופקו מהטבע.
(סעיף 7 לחוק הפטנטים)
