חברת Lazare Kaplan International. Inc. הגישה בקשה לרישום פטנט למערכת המסמנת באמצעות לייזר אבני חן בדוגמאות שונות.

נקבע כי לפי סעיף 29 לחוק, תיקון פירוט בבקשת פטנט שקובלה כפוף לאותן הוראות החלות על בקשה לתיקון פטנט, קרי סעיפים 65-72 לחוק.

סעיף 65 לחוק קובע את המטרות לשמן עומדת למבקש הפטנט הזכות לתיקון הבקשה: הבהרה או סילוק שגיאה או צמצום התביעות.

סעיף 66 לחוק קובע את התנאים במסגרתם ירשה הרשם את התיקון: אין בתיקון משום הרחבת היקף התביעות בפירוט או הוספת דברים לפירוט שלא נזכרו בו. הבחינה האם יש בתביעות המתוקנות משום הרחבה או תוספת ביחס לבקשה המקורית נעשית אל מול מערכת התביעות המקוריות. גם התביעות המתוקנות, כמו אלו המקוריות לעולם אינן עומדות בפני עצמן, אלא נקראות יחד עם תיאור האמצאה שבפירוט, בעת בחינת כשירות התיקון. לעקרון זה שתי פנים: ראשית, על התביעות המתוקנות לנבוע באופן סביר מהמתואר בפירוט, כדרישת סעיף 13(א) לחוק. שנית, פירוש התביעות המתוקנות, כמו פירוש או המקוריות, נעשה על רקע הפירוט, על מנת שניתן יהיה לעמוד על טיב ההמצאה.

במקרה דנן נקבע כי אין במילה "automatically", אשר הוספה לתביעות, כדי להרחיב את ההמצאה מעבר למתואר בפירוט הבקשה כפי שקובלה. תיקון זה מבהיר את מה שממילא עולה מהתביעות כפי שקובלו, קרי תנועות אמצעי ההכוונה נקבעות על ידי מחשב (או מעבד), על סמך דוגמת הסימון שהגדיר המשתמש ועל סמך מידע המתקבל ממערכת ההדמיה.

עוד נקבע כי למרות שהמילה "output" נעדרה מפירוט הבקשה, אין בהוספתה בתביעה מספר 1 משום הרחבה של מערכת התביעות שכן מדובר במונח יסוד הידוע לכל בעל מקצוע סביר, משמעותו עולה באופן ברור מהפירוט.

ההתנגדות לתיקון הפירוט נדחתה.

התנגדות לרישום פטנט מס´ 124034 (התנגדות לתיקון פירוט)