הכללים החדשים של ה-USPTO היו אמורים להיכנס לתוקף ב-1 לנובמבר, 2007.
צווי המניעה הזמניים המקפיאים את הכללים החדשים של ה-USPTO הוצאו על ידי בית המשפט המחוזי האמריקאי בווירג´יניה בעקבות דיון שהובא על ידי חברת Triantafyllos וחברת GlaxoSmithKline.
תחת המשטר הישן וגם החדש, על מנת לקבל הגנה של פטנט, ראשית על הממציא להגיש בקשת פטנט ל-USPTO. ברגע שבקשה מוגשת, וכשהיא מגיעה לתהליך הבחינה, בוחן הפטנטים קובע האם ההמצאה נשוא הבקשה עונה על תנאי החוק האמריקאי. במידה ולבוחן יש השגות, תישלח למבקש הסתייגות ("Office Action") אשר מפרטת את הסיבות לאי קבלת הבקשה. בשלב זה, המבקש יכול לתקן את התביעות, לטעון כנגד הדחיה או להביא ראיות המוכיחות מדוע ההמצאה הינה כשירת פטנט, ואז על בוחן הפטנטים להגיב בחיוב או בשלילה.
מרגע קבלת הסתייגות סופית (Final office action), למבקש קיימות ארבע אפשרויות פעולה:
ערעור ל- Board of Patent Appeals and Interferences ומשם ל- Federal Circuit.
הגשת בקשה לבחינה נוספת של הבקשה (RCE).
במקביל, עד כה, מבקש פטנט לא היה מוגבל בהגשת בקשות לפטנט מוסף (Continuation) או מוסף בחלקו (Continuation in part).
ב- 3 לינואר, 2006 ה- USPTO הציע שינויים לכלליו אשר יגבילו את מספר בקשות ההארכה, מספר הבקשות לבחינה נוספת (RCE) ומספר התביעות בבקשה.
ה- USPTO הצדיק את השינויים המוצעים בכך שהצביע על מספר הולך וגדל של בקשות הארכה ושל מספר התביעות בבקשות אשר הגביל את יכולת ה- USPTO לבחון בקשות חדשות.
לאחר ארבעה חודשים של דיון ציבורי ויותר מ- 500 תגובות נגד השינוי, ב- 21 לאוגוסט, 2007, ה- USPTO פרסם את הכללים הסופיים שנקראים "Changes to Practice for Continued Examination Fillings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications" 72 Fed. Reg. 46716-46843.
הכללים החדשים נקבעו לחול החל מ- 1 לנובמבר, 2007.
תחת המערכת הישנה, מבקש יכל להגיש מספר בלתי מוגבל של בקשות לפטנטים מוספים, בקשות לבחינה נוספת (RCE) והתביעות בבקשה.
הכללים החדשים שינו את המצב במספר אופנים:
מבקש יכול להגיש עד שתי בקשות לפטנטים מוספים או מוספים בחלקם ובקשה אחת בלבד לבחינה נוספת (RCE). נקבע כי ניתן לחרוג ממגבלה זו על ידי הגשת בקשה מיוחדת ומתן הסבר מדוע יש צורך בבקשה נוספת. נקבע כי הכלל יחול על כל הבקשות אשר הוגשו החל מ- 1 לנובמבר 2007, ובמידה ומסוימת – אף רטרואקטיבית.
ניתן להגיש עד חמש תביעות בלתי תלויות ועד עשרים וחמש תביעות בסך הכול. למבקש קיימת אפשרות להגיש מסמך ESD המכיל מידע על התביעות אשר יכול לעזור לבוחן בבחינתו. כלל זה יחול על כל הבקשות אשר הוגשו החל מ- 1 לנובמבר 2007 וגם על בקשות שנשלחה בעניינן התנגדות עד ה- 1 לנובמבר 2007.
לבסוף, בית המשפט הוציא צו מניעה זמני על בסיס השיקולים הבאים:
- הסתברות גבוהה להצלחת התביעה.
- נזק בלתי הפיך למבקשת במקרה שלא יינתן צו המניעה הזמני.
- מאזן הנוחות הנוטה לטובת המבקשת.
- אינטרס הציבור.
United States District Court of the Eastern District of Virginia (Alexandria Division)
Triantafyllos Tafas v. Jon W. Dudas, et al., (October 31, 2007)
