לאחרונה ניתנה החלטה על ידי כב´ רשם הפטנטים הדוחה בקשות לרישום סימני מסחר תלת מימדים (מס´ 169447-9), זאת בניסיון לשים קץ לתרגיל משפטי מתוחכם של עורכי דין בקניין רוחני תעשייתי.

כידוע, הקניין הרוחני התעשייתי מורכב מפטנטים, מדגמים וסימני מסחר.
פטנט מעניק הגנה לפונקציונאליות של מוצר, מדגם מעניק הגנה לעיצוב של מוצר ואילו סימן מסחר מעניק הגנה למוניטין של בעל הסימן (סימן יכול להיות של יצרן או של מוצר מסוים, למשל הסימן "אסם" לעומת הסימן "במבה").

תנאי קבלת הגנה בפטנט ומדגם שונים מסימן מסחר בכך שתנאי ראשוני (אם כי לא יחיד) לקבלת הגנת פטנט ומדגם הוא אי פרסום קודם. בסימן מסחר לעומת זאת, המצב הפוך. למשל במקרה של תחרות בין מבקשי רישום, ככל שהסימן יותר מפורסם, ככל שבעליו צבר יותר מוניטין, כך יהיה סיכוי גבוה יותר לקבלת ההגנה (בבחינת יין ישן המשתבח עם השנים).

הבדל מרכזי נוסף בין פטנט ומדגם לבין סימן מסחר הוא שהגנת פטנט ומדגם מוגבלת לתקופה מסויימת ואילו הגנת סימן מסחר אינה מוגבלת בזמן (בכפוף לשימוש תדיר בסימן).

נתאר מקרה שבו אדם יצר מוצר מעוצב מסוים, שיווק אותו, המוצר נמכר היטב עד כדי כך שקמו לו חקיינים. אותו אדם מעוניין להגן על העיצוב החיצוני של המוצר על ידי רישום מדגם, אך כיוון שהמוצר כבר פורסם – אין אפשרות לרשום מדגם. מה יעשה אותו אדם? ינסה לעקוף את הגנת המדגם על ידי רישום המוצר עצמו כסימן מסחר תלת מימדי שהרי המוצר כבר צבר מוניטין.

בכך יוכל היצרן לקבל הגנת סימן מסחר בלתי מוגבלת בזמן מלכתחילה או לחילופין המשך הגנת סימן מסחר בתום תקופת הגנת המדגם.

בהחלטה שניתנה, מדובר בחברה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של חפצים מעוצבים המיועדים בעיקר לצרכי תיירות, לרבות בקרב צליינים, לאחר הצלחה במכירות ועקב ניסיונות של מתחרים לחקות את המוצרים, החברה ביקשה לרשום כסימני מסחר את שניים ממוצריה.

הסימן הראשון הוא מארז של שלישיית בקבוקי "ארץ הקודש" המלאים באדמה, שמן ומים. הסימן השני הוא נר מעוצב.

סימן מסחר יכול ויהא על פי הפקודה דו- מימדי (כגון מאותיות, ספרות וכדו´) או תלת- מימדי לדוגמא פסלון (דמות) היגואר על מכוניות המיוצרות על ידי חברת יגואר. הפסלון הוא הסימן התלת- מימדי והטובין הוא המכונית. הפסלון כסימן אינו הטובין, אינו אריזת הטובין ואין לו ערך כשלעצמו כשאינו מקושר לטובין.

הסימן יכול שיהא בעל אופי מבחין אינהרנטי בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר דהיינו שיש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים. לחילופין, הסימן יכול שיהא בעל אופי מבחין נרכש בהתאם לסעיף 8(ב) לפקודה דהיינו שהרשם יקבע כי השימוש הרב בסימן הפך את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש הרישום.

השאלה שמתעוררת היא לגבי סימן המהווה את הטובין עצמם או את אריזתם, דהיינו בקשות למתן הגנת סימני מסחר בגין חוזי מוצר.

שאלת רישום המדגם בגין חוזי המוצר, או בשמו האמריקאי Trade dress אינה חדשה וכבר נדונה בבית המשפט האמריקאי.

הדין האמריקאי מכיר בחוזי מוצר כבר הגנה בגין הפרתו ודורש אופי מבחין להוכחתו. בית המשפט האמריקאי מדגיש כי המבחן להוכחת אופי מבחין בחוזי מוצר הינו קפדני ויש צורך בשילוב מיוחד של צורות, צבעים, אותיות ורכיבים נוספים על מנת לזכות בהגנה של סימן מסחר בגין חוזי מוצר ואין די ברכיב בודד(1). בנוסף, מובן כי צריכה להיות בסימן מסוגלות להורות על מקור הטובין, כלומר שקהל הצרכנים יזהה את היותו סימן מסחר כהגדרתו בחוק(2).

כמו כן, בית המשפט האמריקאי מבחין בין הגנת סימן מסחר על חוזי מוצר של אריזת הטובין בגינם מתבקש הסימן לבין הגנת חוזי הטובין עצמם וקובע כי ההלכה הנ"ל תקפה רק לגבי חוזי מוצר של אריזת הטובין(3).

למעשה קובע בית המשפט כי עיצוב הטובין עצמם, בניגוד לעיצוב אריזת הטובין, הינו אפריורית חסר אופי מבחין, וההגנה תינתן רק במקרה בו המבקש הוכיח אופי מבחין נרכש. היינו, מוניטין הנובע ממכירות ומפרסום המוצר.

כבר בנושא זה, החברה שביקשה לרשום את סימני המסחר לא עמדה בתנאים המפורטים לעיל כיוון שהפרט העיצובי היחיד במארזים הינו שלושה חלונות מעוצבים, ואילו בנוגע לנר המעוצב הבקשה לרישום נגעה לשיטת הצביעה של הנר (אשר יכולה להתאים אולי לרישום כפטנט בלבד) וכן לא הוכח אופי מבחין נרכש.

הדין האנגלי, העושה שימוש במונח Get-Up (במקום Trade dress ) בדונו בהגנה על חוזי מוצר, מאמץ את עיקרי הדירקטיבה והפסיקה האירופית. לעניין הוכחת אופי מבחין קבע בית הדין האירופי כי מאחר וקהל הצרכנים אינו רגיל להתייחס לעיצובו של מוצר כאל ציון למקור הטובין, יהיה קשה יותר להוכיח כי לחוזי מוצר קיים אופי מבחין אינהרנטי(4).

גם בפסיקה הישראלית נעשתה הבחנה בין המוצר עצמו לבין אריזתו. לדוגמא נקבע כי העתקת צורה ועיצוב של מוצר לא תחשב גניבת עין אם אין בו כל אינדיקציה למקור, וזאת בניגוד להעתקה של אריזה חיצונית כפי שמתגלה לעיני הלקוח(5).

בשונה מסימני המסחר, עילת גניבת העין אינה דורשת רישום ויש צורך להוכיח כי התובע רכש מוניטין, אך ביסוס המוניטין לצרכי הגנת גניבת העין נעשית, בדומה להוכחת אופי מבחין בסימני מסחר, על ידי הצגת ראיות כי קהל הצרכנים מזהה את המוצר לגביו נטענת העוולה עם התובע.

הוכחת אופי מבחין נרכש או כפי שנהוג לכנותו "רכישת משמעות שניה" בהתאם לסעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר, היא שאלה עובדתית המוכרעת לפי חומר הראיות, ורף ההוכחה לקיומו של אופי מבחין נרכש בסימן הינו גבוה מזה שנדרש להוכחת מוניטין לצרכי עוולת גניבת העין(6).

קביעה נוספת שעלתה בהחלטת הרשם היא כי הנר או האריזות מכילים אלמנטים עיצוביים הנובעים ממהות הטובין, אלמנטים אלו מכילים תווים אסתטיים ופונקציונאליים.

החוק האמריקאי, קובע באופן כללי, כי סימן המורכב מרכיבים פונקציונאליים אינו כשר לרישום כסימן מסחר. באופן דומה ,גם הדירקטיבה האירופית קובעת כי סימן מסחר תלת-מימדי אינו כשר לרישום כסימן מסחר במידה והצורה המתבקשת נובעת ממהות הטובין.

פקודת סימני המסחר הישראלית אינה דנה בפונקציונאליות של מוצר ואינה מתנה באופן מפורש כשרות לרישום סימן מסחר בהיעדר תכונות פונקציונאליות. ואולם, נקבע כי חוזי מוצר אשר מורכב כולו מרכיבים פונקציונאליים, לא יזכה את המבקש בהגנת סימן מסחר(7). לכן גם מטעם זה אין המוצרים כשרים לרישום.

לסיכום, ההגנות השונות המצויות בדיני הקניין הרוחני התעשייתי נקבעו לאחר איזון אינטרסים המשקף מבנה שוק רצוי ותחרות מסחרית הוגנת. מתן הגנה לאחד על חשבון האחר עלול לעוות איזון זה.

תכלית ההגנה של סימן מסחר שונה מאלו של פטנט ומדגם. תכלית ההגנה של סימן מסחר היא כפולה. ראשית, הגנה על הציבור שידע מה מקור הסחורה ולא יתבלבל בין היצרנים. שנית, הגנה על המוניטין של היצרן – מניעת תחרות לא הוגנת. אכן מוצדק לתת הגנה על מוניטין ללא הגבלת זמן.

תכלית הגנת הפטנט והמדגם לעומת זאת, היא להעניק בסופו של דבר לציבור את אותו הידע שנצבר אצל היצרן או בעל הזכות, תוך כדי פיצוי בעל הזכות על- ידי הענקת מונופולין לתקופה קצובה.

חפיפה בין הגנת סימן מסחר להגנת מדגם, משמעותה שבירת כללי המשחק, החטאת המטרה של דיני הקניין הרוחני התעשייתי ויצירת אפליה בין יצרנים.

לדוגמא, עיצוב של מוצר כדוגמת נר. יצרן א´ רשם מדגם ונהנה מהגנת מדגם במשך 15 שנים מול יצרן ב´ שרשם סימן מסחר ונהנה מהגנת סימן מסחר בלתי מוגבלת בזמן. מדוע שיצרן א´ יופלה מול יצרן ב´?.

מעבר לאפליה, מטרת המדגם היא להביא את העיצוב לרשות הציבור כאשר הפיצוי למעצב הוא מונופול על העיצוב לתקופה קצובה. הדוגמא ממחישה את החטאת מטרת המדגם שכן אם יצרן ב´ יקבל הגנת סימן מסחר, אזי העיצוב לא יגיע לעולם לידי הציבור.

ראוי כי הציבור ינהג לפי האמור בחוזר רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר מספר מ.נ. 28, מיום 17 אוגוסט 2005, הקובע כי דרך המלך להגנה על עיצובים תלת-מימדיים הינה באמצעות בקשה לרישום מדגם.

בדרך זו ישמר אינטרס הציבור הכולל בתוכו וודאות משפטית ויעילות כלכלית של דיני הקניין הרוחני.

*המחבר הינו בוגר החטיבה למשפט, תקשורת וטכנולוגיה וכיום מתמחה בלשכת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.

(1] Paddington Corp. v. Attiki Importers & Distribs., 996 F.2d 577
(2] Seabrook Foods v. Bar-Well Foods, 568 F.2d 1342
(3] Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205
(4] Linde, Windward Industries and Rado Uhren v. Deutsches Patent und Markenamt, C-53/01, C-54/01, C-55/01
(5] ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראלים נ. DE SAINT GOBAIN, פ"ד מה(3) 224
(6] בג"צ 144/85 קליל נ. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1), 309.
(7] שם.