המבקשת, חברת NIKE International Ltd., בעלת סימן המסחר NIKE, פנתה לרשם סימני המסחר בבקשה למחיקת סימן המסחר HIKE (לא מעוצב) מפנקס סימני המסחר, המצוי בבעלות שי מכר סחר (1996) בע"מ.
רשם סימני המסחר, ד"ר מאיר נועם, דן בשאלת הדמיון שבין הסימנים.
כבוד הרשם נדרש לבחון אם המבקשת אכן עמדה בנטל ההוכחה הנדרש לאור קיומו של "המבחן המשולש" שנקבע בפסיקה הכולל את מבחן המראה והצליל, מבחן חוג הלקוחות וסוג הסחורות ומבחן יתר נסיבות העניין. לצד מבחן זה, התווסף מבחן עזר, הלוא הוא מבחן השכל הישר.
מבחן המראה והצליל:
הרשם ציין כי כבר נקבע בפסיקה שיש לבדוק את קיומו של המבחן תוך השוואת הסימנים בשלמותם. לדבריו, הסימנים הנבחנים דומים עד כדי להטעות הן מבחינת המראה והן מבחינת הצליל. מבחינת המראה, הסימנים מורכבים מ-4 אותיות בעוד שההבדל ביניהם קיים רק באות הראשונה של הסימנים (היינו, N מול H). הרשם ציין כי כבר נקבע בפסיקה שלא די בהבדל של אות אחת בין הסימנים בכדי לשלול את הדמיון המטעה, קל וחומר בענייננו כאשר הסימנים המדוברים אינם מעוצבים.
הרשם אמנם שלל את טענת המבקשת כי קיים חשש חזק להטעיה בקרב הציבור דובר האלפבית הקירילי עקב זהות האות N באלפבית הלטיני לאות H באלפבית הקירילי, אך לדבריו, אין בכך לסייע לבעלת הסימן.
עוד גרס הרשם כי מבחן הצליל התקיים גם כן היות ובעת ביטוי שם כלשהו, לעיתים נבלעת האות הראשונה ואז הצליל הנשמע איננו שונה (IKE).
באשר לטענת בעלת הסימן כי הציבור הרחב מבטא את סימן המסחר NIKE דווקא כ"נייקי", קבע הרשם שנטל ההוכחה לא הורם בעניין זה, ואף אם אכן הייתה צולחת בעלת הסימן בהוכחת טענתה זו, אין נפקות לעניין "ביטויו הנכון" של הסימן NIKE, כאשר מבחינת המראה הסימנים כתובים בצורה זהה ועלולים לגרום להטעיית הציבור.
מבחן חוג הלקוחות וסוג הסחורות:
הרשם קבע כי קיימת חפיפה חלקית בין מוצרי מבקשת המחיקה למוצרי בעלת הסימן באשר לסוג הסחורות. יתרה מכך, NIKE הינו סימן מסחר רשום ומוכר היטב ועל-כן הגנתו משתרעת על פני כלל ההגדרים הקיימים. כאשר הצדדים עוסקים במכירה בישראל של אותו סוג מוצרים, מדובר באותו הגדר, אך הרשם קבע כי אף אם היקף פעילותה של המבקשת הייתה שולית בישראל יחסית לחו"ל, לאור המוניטין והפרסום הרב של סימן NIKE שהינו סימן מוכר היטב בעולם בכלל ובישראל בפרט, עדיין לא ניתן לאפשר לבעלת הסימן לפעול במקביל למבקשת. באשר לחוג הלקוחות, קבע הרשם כי עלות הסחורה החופפת של בעלת הסימן NIKE איננה גבוהה עד כדי כך שנשללת יכולתו של הקהל הרחב לרכשם, ועל כן, קהל הלקוחות של NIKE איננו שונה מזה של HIKE. נוסף על כך, עצם העובדה שמוצרי הצדדים נמכרים ברשת חנויות המשביר לצרכן מקיימת את דרישת צינורות השיווק המשותפים. עם זאת, הרשם סייג דרישה זו באמרו כי אף אם תוצרת בעלת הסימן לא הייתה נמכרת בכפיפה אחת עם תוצרת המבקשת, לא היה בכך כדי למנוע את ההטעיה האמורה.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר:
הרשם קבע כי צרכן המבקר ברשת שיווק כלשהי, הרואה את תוצרת בעלת הסימן וטועה לחשוב כי מדובר בתוצרת המבקשת, לא בהכרח יגיע למסקנה כי לא מדובר בתוצרת המבקשת רק משום שאינו נמצא בחנות קונספט. לכן הגיע הרשם למסקנה כי ההבדל השולי הקיים בצינורות השיווק איננו מספיק בכדי ליצור אופי מבחין בין הסימנים, ועל-כן, לא מן הנמנע שתיווצר הטעייה.
לאור הוכחת ההטעיה, קבע הרשם כי הדיון בשאלת תחרות בלתי הוגנת התייתר. אף על פי כן, ציין כי ברור לכל שהסימן NIKE הינו "מותג-על הנחשב לסימן מוכר היטב" ולכן תפקידו הוא למנוע ניצול המוניטין שנרכש בעמל רב לצרכי צדדים שלישיים המעוניינים להינות ממוניטין זה. לדבריו, הבחירה בסימן הספציפי HIKE מעידה על חוסר תום-לב מצד בעלת הסימן וניסיון לרכב על המוניטין של המבקשת, תוך הצגת מצג שווא של קשר בין הצדדים.
הוחלט על מחיקת סימן המסחר HIKE מספר 129015 מפנקס סימני המסחר.
על אף החלטה זו, התחשב הרשם בנסיבות המיוחדות של המקרה, לפיהן המבקשת הגישה את הבקשה למחיקה מספר ימים בלבד לפני תום התקופה על פי דין המאפשרת הגשת בקשה מסוג זה, ולאחר תקופה ארוכה בה מוצרי בעלת הסימן נמכרו בהיקף מכירות של מיליוני שקלים, ולכן ציין כי הגשת בקשה חדשה לרישום סימן מסחר מצד בעלת הסימן למילה HIKE בצירוף עיצוב אשר ייצור אופי מבחין בין סימני הצדדים, תישקל בחיוב.
