מזה שנים רבות קיימת הדילמה לבעלי עסקים העושים שימוש בשם מסוים האם לרשום סימן מסחרי בישראל על מנת להגדיל את ההגנה על השם. מספר פסיקות של בתי המשפט הישראליים מסמן מגמה ברורה – לרשום, ומהר.

בעוד דיני הפטנטים מקנים הגנה לפטנט רק אם הוא נרשם, הרי שדיני סימני המסחר הם דינים משיקים לעוולת גניבת העין ולדיני עשיית עושר. במילים אחרות, אם עוסק כלשהו עושה שימוש בשם או בלוגו מסוים, ועוסק אחר מעתיק שם או לוגו זה, בעל השם יכול להגיש תביעה מכוח דיני סימני המסחר אם יש לו סימן מסחרי, אבל גם אם אין סימן, ניתן לתבוע מכוח דיני גניבת עין, ולטעון להטעיה.

מכאן נובע, שהסימן המסחרי לא ממש נחוץ. נכון? ממש לא נכון!!

כל מה שצריך להוכיח כשמגישים תביעה של הפרת סימני מסחר הוא שנרשם סימן מסחרי רשום (ואת זה, קל מאוד להוכיח), ושיש שימוש מטעה בסימן.

כשמגישים תביעה מכוח דיני עשיית עושר, לא מספיק להוכיח הטעיה. צריך להוכיח גם מוניטין שנצבר בשם או בלוגו. מוניטין, במשפט, הוא אחד הדברים הקשים ביותר להוכחה.

כך, למשל, בעניין קנגרושנדון לאחרונה (תא (ת"א) 2430/98 Kangaro Industries Regd נ´ גארד מכשירי כתיבה (1995) בע"מ (2007)), לא הצליחה יצרנית מכשירי כתיבה לאכוף את השימוש בשם, מאחר ולא הצליחה להוכיח די מוניטין. וזוהי רק דוגמא אחת מני רבות.

כך, תביעה המבוססת על עילות אלטרנטיביות היא תביעה קשה ביותר ולעתים אף בלתי אפשרית. היא גורמת להוצאות משפט מרובות ביותר, ולא תמיד מביאה את התוצאה המקווה. מאידך, תביעה המבוססת על הפרת סימן מסחרי היא תביעה קלה יחסית, אשר הסיכויים לזכות בה גבוהים מאוד.

זאת ועוד, ההליך של רישום סימן מסחרי הוא הליך קל וזול, יחסית לפטנטים למשל, ועלותו בכל אופן בטלה בשישים לעומת עלויות ההתדיינות המשפטית.

רישום סימן מסחרי מקנה אף סעדים נוספים אשר עילות אלטרנטיביות אינן מקנות. הוא מאפשר לתפוס סחורה מזויפת בכניסות לישראל (בנמלים); הפרת סימן מסחרי (שלא כמו גניבת עין) היא עבירה פלילית ומאפשרת גם סנקציות פליליות.

לסיכום – רישום סימן מסחרי הוא הליך מומלץ ביותר, כל אימת שמבקשים לשווק מוצר חדש ולבנות בו מוניטין. כמובן שרצוי בהחלט להתייעץ ולבחור סימן מסחרי אשר ניתן יהיה להגן עליו, ולבדוק היטב כי הסימן פנוי ואינו נמצא בשימוש.