בהחלטה קודמת בהליך יריבות בין מר אילן דנינו לבין טדי יזמות והפקות בע"מ ושידורי קשת בע"מ (מכאן ואילך "המתנגדות") שניתנה לפני כשנתיים ע"י רשם סימני המסחר נקבע כי בקשתן של המתנגדות לא תיבחן ואילו בקשתו של דנינו תיבחן.
לאחר שבקשתו של דנינו קובלה ופורסמה ברשומות הגישו המתנגדות בקשה התנגדות לרישום הסימן. על בקשת ההתנגדות הגיש מר דנינו בקשה לדחייה או למחיקה על הסף.
לאור טענת המתנגדות ולאור ההחלטה הקודמת דן הפוסק בענייני קניין רוחני ברשות הפטנטים, מר נח שלו שלומוביץ, בשאלה האם ניתן לדון במסגרת הליך תחרות בכשירות סימן לרישום, ואם כך הדבר, האם מדובר במעשה בית-דין היוצר השתק פלוגתא, המונע דיון נוסף באשר לכלל הטענות המצויות בכתב התביעה.
מר שלומוביץ פסק כי אמנם הליך תחרות לא עוסק בכשירות הסימן לרישום אך ישנם מקרים בהם הרשם בודק גם במסגרת הליך זה שאלות הנוגעות לכשירות הסימן, זאת כאשר יש להן השפעה ישירה על הליך התחרות.
במסגרת ההליך נדונו שאלות שבעובדה הנוגעות לכשירות סימן המסחר שקיים לגביהן השתק פלוגתא. שאלת הכשירות איננה נבחנת רק לצורך קביעת העדיפות בתחרות אלא גם לצורך בדיקת כשירות הסימן לרישום ובהליך הקודם אכן הוחלט כי סימנו של מר דנינו כשיר לרישום.
מר שלומוביץ אף שלל חוסר תום לב בהתנהגותו של מר דנינו וציין כי לא קיים חשש שהאחרון ינצל את מוניטין המתנגדות ובכך יתעשר על חשבונן. בנוסף, העובדה שהסימן לא נרשם על-ידו עד למועד בו התגלע הסכסוך, אין בה כדי לפגוע בזכויות המבקש ולהצביע על שיהוי.
עם זאת, השתק הפלוגתא לאור ההחלטה הקודמת, לא חל על שני נושאים, הנוגעים לכשירות רישום הסימן, אשר אוזכרו בכתב ההתנגדות בהליך הקודם אך לא נדונו בו לגופם. הסעיף הראשון דן באי-כשירות סימן לרישום בשל היותו נוגד את תקנת הציבור. לעניין זה ציין הפוסק כי הפסיקה צמצמה את החלת הסעיף למקרים נדירים במיוחד המעלים חשש לפגיעה קשה, שיש לדחות בגינה זכויות שימוש בסימן. מה גם שטענה זו נאמרה כלאחר יד, לא הוצגה עמה תשתית עובדתית המצביעה על מהות הפגיעה והיקפה, ועל-כן מדובר בטענה סתמית.
העניין השני הנוגע להיעדר אופי מבחין, טענה זו של המתנגדות לקתה גם היא בסתמיות ובשטחיות, שלא גובתה בכל בסיס עובדתי. מכאן הסיק הפוסק, כי כתב התביעה לוקה בהיעדר פירוט אינהרנטי ולכן לא ניתן לבחון את העילות הללו, על אף העובדה שהן מהוות גדר מחלוקת שלא נדונה בהליך קודם.
בבקשה לדחיית ההליך על הסף, לביהמ"ש הסמכות לדחות תובענה בכל עת, ואף ביוזמתו, אם קיים מעשה בית-דין. מנגד, בנסיבות המתאימות קם לביהמ"ש שיקול דעת לאפשר לתובע לתקן את כתב התביעה, תיקון זה יינתן רק אם בכוחו לרפא את הפגם. הפוסק החליט כי במקרה דנן, העילות השנויות במחלוקת "הוספו לתפארת המליצה" והמצב העובדתי הקיים, בו המתנגדות עצמן משתמשות בסימן ומעוניינות ברישומו, אינו עולה בקנה אחד עם טענותיהן.
הוחלט על סילוק ההתנגדות על הסף.
