הבעלים של סימן המסחר המוכר היטב VERSACE, חברת Gianni Versace S.P.A, פנתה לרשם סימני המסחר בבקשה למחיקת 5 סימני מסחר בעברית ובלועזית הרשומים על-שם חברת ורסצ´ה 83 בע"מ.
הפוסק בקניין רוחני שברשות הפטנטים, נח שלו שלומוביץ, דן בשאלת תחולת סעיף 39 בפקודת סימני המסחר (עקרון ההתיישנות) על בסיס שאלת תום-הלב של בעלת הסימנים.
ברקע הדברים, חשוב לציין כי ההתדיינות בין הצדדים החלה עוד בשלב בחינת בקשת הסימנים בטרם רישומם. באותה העת, הגישה חברת Gianni Versace S.P.A הודעת התנגדות לרישום, הודעה ממנה חזרה. עם זאת, החל משנת 2000, החברה מנהלת הליכים משפטיים נגד בעלת הסימנים בטענה שרישום הסימנים נעשה בחוסר תום-לב ובמרמה, תוך הטעיית הרשם וכלל הציבור.
לדברי הפוסק, מערכת סימני המסחר מושתתת על העיקרון לפיו קיימת לאדם זכות קניינית על האופן בו מבוטא המוניטין שלו בסימן מסחר כל עוד זכות זו אינה באה על חשבון נחלת הכלל ואינה פוגעת בהסדרת השוק. עקרון ההתיישנות קובע כי בחלוף חמש שנים מיום הרישום, רשאי אדם ליהנות מהוודאות שבקניינו אף אם יתברר בדיעבד כי הסימנים לא ראויים או לא היו ראויים להירשם מלכתחילה.
הפוסק החל בבחינת הסוגיה דנן באמצעות פרשנות תכליתית לפקודה. סעיף 39(א)(1) מורה כי אם הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר שלא בתום-לב, ניתן להגיש בקשה לביטול הרישום בכל עת. לדברי הפוסק, יש לפרש את עקרון ההתיישנות בהתאם להוראות הסכם טריפס ואמנת פריס, הקובעת כי גם שימוש בסימן הרשום שלא בתום-לב מהווה עילה למחיקתו. יתרה מכך, עוד לפני קביעת סעיף קטן (א)(1) נשמעה בפסיקה גישה לפיה ניתן היה לבטל או למחוק סימן שנרשם בתרמית או הונאה גם לאחר תקופת ההתיישנות. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שמדובר בהתיישנות דיונית ולא מהותית, קרי, אמנם נוצר מחסום דיוני להגשת הבקשה אך אין בכך כדי לשלול את זכותו המהותית של מבקש המחיקה. מטרת התיקון להסיר את המחסום הדיוני האמור ולאפשר הגשת בקשת המחיקה כאשר הוכח חוסר תום-לב.
לצד עקרון ההתיישנות נקבעו חריגים המאפשרים לבטל רישומו של סימן. הרציונאל בקביעת החריגים הינו שעל אף שעקרון ההתיישנות מאפשר לגבור על האינטרס שבשמירת סימנים פתוחים לנחלת הכלל, אין בכוחו להעניק לאדם אחר זכות הגוברת על זכות קניינית טבעית של הזולת (סעיף 12 לפקודה) או יכולת לרכוש את הזכות או להשתמש בה שלא בתום-לב (סעיף 39(א)(1)).
הפוסק דחה מכל וכל את הטענה לפיה מחיקת ההתנגדות שהוגשה בעבר מהווה מעשה בית-דין, זאת, היות ולא ניתן פסק דין תקף וסופי לגופו של עניין בהתנגדות ולכן, אין מקום לעילת מניעות.
ברוח דברים זו, ציין הפוסק כי גם אם שיקוליה של המבקשת למחיקת ההתנגדות היו כלכליים גרידא, עליו להירתם לדיון זאת מפאת חשיבותו לכלל הציבור. לפיכך, קבע הפוסק כי ככל שחוסר תום-הלב ברישום רב יותר, כך תפחת הנכונות לקבל את טענות הויתור, מעשה בית הדין וההתיישנות.
לדברי הפוסק, חוסר תום-לב של בעל סימנים יוסק לאור הנסיבות. בעלת הסימנים לא סיפקה הסבר סביר, עקבי ואמין לבחירת הסימנים, ועל-כן קבע הפוסק כי נהגה בחוסר תום-לב בעת רישום הסימנים, השימוש בהם ובעת ההתדיינות, הטעתה את ציבור הלקוחות ביודעין תוך תחרות בלתי הוגנת וניסתה "לרכב על המוניטין" של המבקשת.
לאור כל זאת, קבע הפוסק כי בעלת הסימנים פעלה בחוסר תום-לב ועל-כן לא תוכל לחסות בצל פסקת ההתיישנות (סעיף 39(א)(1) לפקודה). נוסף על כך, אף ללא טענת תום-לב, זכאית המבקשת כי לא יעשה שימוש בשמה ובשם מייסדה (סעיף 12 לפקודה).
הוחלט על מחיקת חמשת סימני המסחר הרשומים מן הפנקס.
